PROCESO 30-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 30-IP-2004

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2002-00127-7881. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Marca: “DELISTER”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Magistrada Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes.

   Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY.

   Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: LABORATORIOS LISTER S.A.

   1.2. El objeto de la demanda.

   Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 9107 de 22 de marzo de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la ahora demandante y concedió registro a la marca “DELISTER” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma LABORATORIOS LISTER S.A. Así como de las Resoluciones Nº 13804 de 29 de mayo de 1997 y 8788 de 27 de marzo de 2001, mediante las cuales se confirmó la primera mencionada.

   1.3. Fundamentos de la demanda.

   Expone la demandante que presentó observación al registro solicitado (DELISTER) con base en su marca notoriamente conocida y registrada LISTERINE, que ampara productos de la clase 5ª. La observación fue desestimada, dice, al no tener en cuenta la Superintendencia las causales de irregistrabilidad, establecidas en el artículo 83, literales a) y d) de la Decisión 344.

   La Superintendencia, afirma, consideró erróneamente que las marcas en cuestión no presentaban semejanzas desde el punto de vista conceptual, fonético o visual que pudieran inducir al público a error y tampoco tuvo en consideración las abundantes pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca opositora, ni la evidente conexidad entre los productos amparados por los signos en conflicto. Todo ello, a pesar de que en oportunidades anteriores había negado el registro al signo “LISTER”, ante la oposición de la ahora demandante con fundamento en su marca famosa.

   1.4. Contestación de la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos acusados, sosteniendo que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustados al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Afirma que las marcas en conflicto no arrojan confusión en el público al no presentar similitudes puesto que cada una posee elementos distintivos suficientes para establecer la diferencia conceptual. Al no darse la confusión, no es posible deducir tampoco violación del artículo 83 literal d) por cuanto que ya no es relevante el análisis de notoriedad de la marca opositora.

   El Tercero Interesado, LABORATORIOS LISTER S.A. se opone a la demanda y defiende la legalidad del acto acusado estimando que no existe la confundibilidad alegada entre las marcas en cuestión y manifestando que es titular de registros marcarios en clases 1, 3, 5, 21, 25, 28, 29 y 42 para el signo LISTER y en clases 3 y 4 para el signo TETELISTER.

   Alega que el signo DELISTER (clase 3) “se constituye prácticamente en el uso de su nombre comercial Lister” y además es una derivación de las marcas LISTER y TETELISTER.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Cuestión Previa: Determinación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas por razón de la ocurrencia del fenómeno de “tránsito legislativo”.

   En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal precise de antemano con toda claridad cuales son las normas comunitarias aplicables para la solución de la controversia planteada a efectos de adelantar sobre ellas y sólo con respecto de ellas su actividad interpretativa. Tal determinación previa es necesaria puesto que de la documentación que contiene los antecedentes del litigio que se adelanta ante el Consejo de Estado, se advierte que la solicitud de registro de la marca “DELISTER” fue introducida con fecha 22 de septiembre de 1993, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, estatuto éste que con anterioridad a la Decisión 344, establecía el Régimen Común en materia de marcas.

   Advertido lo anterior debe el Tribunal considerar, entonces, si las normas a ser interpretadas son la que se mencionan por el Juez consultante, todas ellas de la Decisión 344 de la Comisión o si, como en efecto así lo determinará, con base en su reiterada jurisprudencia sobre esta materia, son las que tengan pertinencia fáctica y temporal con la actuación administrativa surtida con respecto a la solicitud antes mencionada, contenidas en el estatuto que estaba vigente al momento de radicarse ésta para su estudio por la Oficina Nacional Competente.

   A este respecto el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha dicho reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. El principio de irretroactividad de la ley enseña que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia y que por ende, no disciplinará hechos o circunstancias ni afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Acorde con ello, la doctrina expresa sobre este particular que: “Este principio de orden lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.” [1]

   Por otro lado, el principio de ultra actividad, se da, cuando la norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos mientras aquélla se encontraba en vigor, es decir, que la eficacia de la ley derogada continúa en lo posterior, para regular las situaciones jurídicas anteriores. Con relación a este punto se ha dicho que “...es un fenómeno frecuente la ultra-actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. [2]

   Mientras la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad (principio que constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos) las de carácter adjetivo tienen lo que se denomina efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

   Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que:

   …toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido

   .

   ...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el...