PROCESO 14-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 14-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: LUCKY CHARMS. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Proceso interno Nº 7058.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal el 1 de marzo de 2004, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 7058.

El auto de 31 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0237 de 13 de febrero de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

En fecha 26 de octubre de 1992, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa LUCKY CHARMS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 385 de 17 de septiembre de 1993. Contra esta solicitud presentó primera observación la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. con base en la marca registrada CHARMS para productos de la Clase 32 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). Por su parte la sociedad CHARMS COMPANY, en base a su marca CHARMS para productos de la clase 30, presentó segunda observación, la cual no fue tomada en cuenta por haber sido presentada fuera del término legal. El 9 de diciembre de 1994 la sociedad demandante limitó el alcance de su solicitud de registro para distinguir únicamente ‘cereales para el desayuno’, razón por la cual la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. desistió de su observación presentada.

Mediante Resolución Nº 14294, la Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió “aceptar el desistimiento de la oposición” y negar el registro de la marca LUCKY CHARMS al verificar de oficio el registro de la marca CHARMS para todos los productos de la clase 30 a favor de la sociedad CHARMS COMPANY. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la misma División, quien mediante Resolución Nº 10537 de 28 de abril de 1997, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 27051 de 27 de octubre de 2000, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 14294.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

Manifiesta que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 protege derechos de terceros, y en el presente caso “no hay derechos de terceros que proteger, pues los terceros que tenían registros de marcas que proteger … renunciaron a esta protección en forma expresa, a partir del momento en que la marca LUCKY CHARMS fue limitada para distinguir ‘cereales para el desayuno’”; sostiene que “se viola esta norma cuando se aplica a un caso no contemplado en ella … Se trata pues de violación de la norma por aplicación indebida”.

Sostiene que si en el mercado conviven las marcas CHARMS para la clase 30 y CHARMS para la clase 32 resultaría “una discriminación jurídica inaceptable” que no pudieran coexistir LUCKY CHARMS y CHARMS. Dice que “La marca LUCKY CHARMS está formada por dos palabras que unidas forman un solo signo, donde la expresión LUCKY es tan preponderante como lo es CHARMS” por lo tanto ésta debe ser analizada en conjunto. Argumenta que no existe riesgo de confusión en el consumidor medio, respecto de los productos y menos aún del origen empresarial de los mismos.

Indica igualmente, que se violó el artículo 81 de la misma Decisión y que “los actos administrativos demandados le negaron al signo LUCKY CHARMS la capacidad para ser marca y distinguir ‘cereales para el desayuno’, cuando dicho signo sí goza de capacidad distintiva para tales productos, pues este producto no es el mismo ni es similar a CHARMS. Los actos acusados violaron el citado artículo por falta de aplicación”.

Sobre la violación del artículo 95 de la Decisión 344, la actora, señala que: “No consta en las resoluciones demandadas … cómo y cuando se practicó el examen de confundibilidad y qué (sic) elementos de las marcas se tuvieron en cuenta para practicar este examen. Por el contrario, de los actos administrativos demandados se desprende que nunca el Examinador asumió la posición de un consumidor medio, tampoco consta que las marcas fueran comparadas en forma sucesiva y el examen muestra que la marca LUCKY CHARMS fue descompuesta en sus palabras para comparar únicamente el vocablo CHARMS con la marca opositora”, por lo que la autoridad nacional competente “Al no motivar debidamente las resoluciones demandas (sic) se violó el Articulo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Que con las Resoluciones 14294, 10537 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 2705 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe (sic) de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 21698 (sic) … negando el registro de la marca ‘LUCKY CHARMS’ para distinguir los productos de la clase 30 … solicitada por la sociedad SOCIETE (sic) DES PRODUITS NESTLE S.A.”.

Argumenta que “El análisis de registrabilidad debe ser efectuado por la oficina nacional competente existan o no observaciones a la solicitud del registro marcario, en este punto es necesario aclarar que no le cabe razón al accionante el argumento de no realizar el análisis descrito a causa del desistimiento efectuado por la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A., pues ese análisis es de carácter obligatorio, existan o no observaciones”.

Indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘LUCKY CHARMS’, clase 30, frente a ‘CHARMS’, para distinguir los productos de la clase 30, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas, las similitudes son relevantes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, que de coexistir en el mercado generaría error en los consumidores de los productos de esta forma identificados”.

Finalmente argumenta que “Entre la expresión LUCKY CHARMS y la marca CHARMS, existen semejanzas que introducirían (sic) al público a error, ya que la marca CHARMS distingue todos los productos de la clase 30, por consiguiente, estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor” por lo que la marca LUCKY CHARMS “es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

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