PROCESO 38-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 7435-LY. Actor: “FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ”. Marca: “DOLOXEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por medio del Consejero Ponente, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES

   1.1. Las partes:

   Demandante: FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL IEPI

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

   Tercero interesado: NOVAFARMA S.A.

   1.2. Objeto y Fundamento de la demanda.

   El actor manifiesta que el 26 de febrero de 1997 registró a su favor la marca "DOLONEX” para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la clasificación internacional. Expresa que como titular de la marca goza de un derecho exclusivo sobre la denominación, que le faculta a oponerse a registros de signos iguales o semejantes, que puedan generar confusión, como es el caso del registro de la marca “DOLOXEN” el que considera ilegítimamente otorgado, motivo por el cual, presentó una demanda que persigue la nulidad del acto administrativo que concedió el mencionado registro.

   Señala que la normativa comunitaria, prevé que la nulidad de un registro de marca procede cuando éste se ha concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344, agrega, que en el caso del registro de la marca “DOLOXEN” se infringieron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 96 de la Decisión 344.

   Manifiesta que hay inmensa semejanza entre “DOLONEX” Y “DOLOXEN”, y que varía únicamente la posición de las dos últimas consonantes, explica, que las semejanzas son evidentes y que las denominaciones tienen igual extensión, las dos se conforman por siete letras y poseen igual sucesión de vocales, además de que la sílaba tónica se ubica en idéntica posición en ambas.

   1.3. Contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, no comparece a la Audiencia de Conciliación, por lo que, no contesta a la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial en la contestación a la demanda, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho y expresa que el acto administrativo impugnado goza de absoluta legitimidad; agrega que la demanda es improcedente por carecer de fundamento legal.

   El tercero interesado, en representación de NOVAFARMA S.A. manifiesta que el registro de la marca “DOLOXEN” es legal y que se hizo en apego a las normas vigentes al tiempo del registro, esto es, el 3 de marzo de 1997, por lo que el acto administrativo que concedió el registro se presume válido. Presenta como excepciones la falta de competencia de la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, e indica que este tipo de acciones competen a los jueces ordinarios, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y la improcedencia de la acción por no reunir todos los requisitos legales.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

   El Tribunal interpretará los artículos solicitados por el consultante, esto es: 81, 82 literal a), y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, puesto que son pertinentes dentro del caso planteado.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

Artículo 96

Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 113

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía...