PROCESO No. 24-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 24-IP-2004

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 113 eiusdem.

Parte actora: sociedad TECNAS S.A.

Caso: marca “HUMO DE LEÑA LÍQUIDO mixta”.

Expediente Interno N° 6425.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de abril de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “el señor LEON SARDI HERRERA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza”; que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 410, no se presentó demanda de observaciones por parte de ninguna persona natural o jurídica”; y que “una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 2221 de 31 de enero de 1995, por medio de la cual se concedió el registro de marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ Clase 30, al señor LEON SARDI HERRERA”. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia precisa, en su escrito de contestación a la demanda, que “el señor León Sardi Herrera, solicitó el día 22 de septiembre de 1994 el registro de la marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ …” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante señala que, según la accionante, “se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ... por cuanto para que una marca pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad; y la marca mixta denominada HUMO DE LEÑA LIQUDO (sic) carece de suficiente distintividad, debido a que simplemente describe características del producto que se pretende proteger y no sirve para diferenciarlo de otros del mismo tipo”; que “se violó el literal d) del artículo 82 de la decisión 344 ... debido a que la existencia del humo líquido, en el mercado, tiene la cualidad de ser líquido, por lo cual la marca registrada simplemente describe el producto a proteger, cual es un saborizante de alimentos, desconociendo que los signos o términos descriptivos son de uso público y por lo mismo no son materia de apropiación por parte de ninguna persona natural o jurídica, pues de lo contrario se privaría a los competidores de usar signos o términos que necesitarían los mismos para informar al público sobre las características esenciales de un determinado producto”; que “el dibujo que acompaña a la marca mixta demandada es meramente descriptivo, y de acuerdo con la doctrina internacional, éstos no deben ser exageradamente evocativos del producto a distinguir”; que “se violó el literal e) del artículo 82 ... por cuanto la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO es una expresión comúnmente usada en el mercado por los empresarios para identificar un tipo de producto que existe en el mismo y que se vende en forma líquida, para dar un sabor especial a las carnes y a otros productos alimenticios”; y que “Se apoya en varios artículos publicados en la revista Food Technology, entre ellos el titulado ‘Color of smoked foods’ del autor A. Ruiter, publicado en mayo de 1979, en el cual se describen las características del humo líquido; concluye que la marca cuyo registro se demanda se confunde con las características mismas del producto a proteger, y por lo tanto, es irregistrable de acuerdo con la ley marcaria”.

   Del texto de la demanda se desprende, además, que “la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO ... precisamente está describiendo al producto y su característica esencial, en cuanto que se trata de una especie de humo que tiene la característica de ser líquido”; que “la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO ... constituye expresión descriptiva en cuanto que la marca enunciada describe el producto a proteger y la cualidad esencial del mismo”; que “el dibujo que acompaña a la expresión citada la hace también irregistrable, debido a que el mismo en su parte central describe al público consumidor con los elementos gráficos que incorpora en su parte central, que el producto consiste en una especie de Humo de Leña”; que “el HUMO DE LEÑA LIQUIDO ... es un producto de la Clase 30 Internacional, ya que el mismo es un saborizante o en otros términos es un coadyuvante destinado a mejorar el gusto de los alimentos”; y que “el mismo no solo sirve para identificar el producto en sí, sino además porque dicho término es el que necesitan los empresarios del sector de alimentos para identificar un producto específico”.

   Asimismo, la actora argumenta que “el término HUMO DE LEÑA LIQUIDO o HUMO LIQUIDO es irregistrable por ser de uso común en el mercado (debido a que ambas expresiones hacen relación a un mismo producto y dichos términos son los que comúnmente se utilizan en el mercado para identificar un producto específico)”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación a la demanda, que “con la expedición de la resolución n. 2221 del 31 de enero de 1995 … no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias, como lo sostiene la parte demandante”; que “el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajustó a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes al momento de su expedición”; que “en el caso que nos ocupa la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO, reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 y no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 ... adicionalmente en el momento procesal oportuno no se presentaron observaciones por parte de terceros”.

   2.2. Del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado del señor LEON SARDI HERRERA, quien actúa “como tercero con interés directo en las resultas del proceso”, se desprende que “la Marca de mí Representado ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, no es una de las características o efectos de cualquier producto de la Clase No 30; al ser unidas estas expresiones da como resultado un signo distintivo y susceptible de Registro, siendo una expresión de fantasía que no alcanza las Reglas de las prohibiciones de irregistrabilidad de la Decisión 344 ... siendo el signo distintivo registrado totalmente independiente, diferenciador, teniendo tal grado de fantasía que lo hace original y con fuerza diferenciadora, siendo un Signo que sirve para distinguir en el mercado un Sazonador de uso Doméstico”; que “no se pretendió registrar: Salsa; Sazonador; Ahumado; Saborizantes; Humo de Madera; Humo licuado, como lo pretende hacer creer el Apoderado de la Demandante, manipulando los términos empleados y volver sinónimo la expresión extranjera ‘LIQUID SMOKE’, que no se utiliza en el mercado colombiano, y acompañando una serie de documentos traducidos y que en ninguno de su traducción concluye con el término en español: ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ ”; que “La Marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, no describe las características del producto a proteger, porque en ninguna parte se indica que es un sazonador, saborizante, no representa las características del producto, tampoco el signo consiste en una denominación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos de la Clase No 30”.

   También señala que “el signo ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, es un vocablo que de conformidad con nuestra gramática no quiere decir que se convierte en un termino conocido y empleado por el público (sic) y el comercio para designar los productos de la clase No 30 .... Es una denominación que no es empleada usualmente para identificar la naturaleza de los productos, sus características, cualidades, calidades u otros datos de los productos a que pertenece”; que “el signo ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ ... antes de su registro ... no era ni es una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea”; que “el Signo … empleado para distinguir el producto antes descrito, es totalmente diferente a lo que es LIQUID SMOKE, o HUMO LIQUIDO, o HUMO LICUADO, todo de acuerdo a su extenso texto en inglés”; que “En Colombia los consumidores no se preguntan que (sic) es? Y la respuesta no es HUMO LIQUIDO, la respuesta es: ‘SAZONADOR’ O ‘SABORIZANTE’ ”; que “El signo de mi representado no es descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio ni describe tampoco a las mercancías, que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas o cuando al comparar los productos que va a...