PROCESO 21-IP-2004
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 21-IP-2004
Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno Nº 6393-ML. Actor: WARNER COMMUNICATIONS INC. Marca: ELEKTRA.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro del proceso interno Nº 6393- ML.
VISTOS:
Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes.
Actor: Warner Communications Inc.
Demandados: Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)
Director Nacional de Propiedad Industrial
Procurador General del Estado
1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.
WARNER COMMUNICATIONS INC., plantea recurso de plena jurisdicción contra el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y del Director Nacional de Propiedad Industrial, para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 970459 del 18 de junio de 1999, en la que se rechazan las observaciones presentadas contra la inscripción de la marca de fabrica “ELEKTRA” para la clase 42.
El demandante explica que WARNER COMMUNICATIONS INC., es propietaria en el Ecuador de las marcas de fábrica DISEÑO (REVISADO) DE Y ELEKTRA, ELEKTRA ENTERTAIMENT LOGO, ELEKTRA & EE LOGO, para distinguir productos y servicios comprendidos dentro de las clases internacionales Nº 41 y 9.
Manifiesta que al observar la denominación cuyo registro fue solicitado y las marcas registradas anteriormente, se aprecia que son idénticas y confundibles y que su inscripción pudiese inducir al consumidor a error.
Explica que el riesgo de confusión radica en que la denominación ELEKTRA protege productos y servicios que son de igual naturaleza a aquéllos protegidos por las marcas registradas por WARNER COMMUNICATIONS INC.
Finalmente expresa que las marcas registradas de su propiedad, por sus características, tienen la calidad de marcas notorias.
1.3. Contestación a la demanda.
El Director Nacional de Propiedad Industrial explica, al contestar la demanda, que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto, éstas no inducirían a crear confusión entre el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos o servicios.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI se ratifica en la Resolución Nº 970459 y niega los fundamentos de derecho de la demanda.
La compañía ELEKTRA S.A. DE C.V. niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; niega el derecho de la compañía WARNER COMMUNICATION INC., para demandar la cancelación del registro de la marca de servicios ELEKTRA, alega ilegitimidad de personería y validez y legalidad de la resolución que se impugna.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.
Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión, solicitados por el alto Tribunal consultante.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
Decisión 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
.
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(...)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.
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Aspectos a ser tratados en la providencia.
El Tribunal se referirá, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de...
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