PROCESO No. 5-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 5-IP-2004

Interpretación Prejudicial, de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 8049. Actor: ASTRAZENECA AB. Marca: ATORAVIL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 134, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 3043, remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 8049.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 3 de marzo de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad ASTRAZENECA AB.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y los terceros interesados son las sociedades PROCAPS S.A. y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA S.C.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 29 de noviembre de 2000, la sociedad ASTRAZENECA AB., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca ATORAVIL a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

   Publicada la solicitud de registro de marca, la Sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S.C.A, y la sociedad PROCAPS S.A., presentan oposiciones con fundamento en las marcas ATORSYN Y ATIVAROL respectivamente, las dos registradas en la clase 5. Mediante resolución No. 21588 de 29 de junio de 2001, la jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro de la marca ATORAVIL.

   Contra la referida Resolución, la Sociedad PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y apelación, arguyendo la similitud entre las marcas ATORAVIL y ATIVAROL; mediante resolución 30067 la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirma la Resolución 21588 que concede el registro de la marca ATORAVIL.

   Posteriormente el 7 de diciembre de 2001, mediante Resolución No. 41226, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de apelación, revocó las Resoluciones No. 21588 de junio de 2001 y 30067 de septiembre del mismo año, y negó, por considerar fundada la oposición presentada por PROCAPS S.A., el registro de la marca ATORAVIL.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La Sociedad ASTRAZENECA AB., demandante en el presente proceso; a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, se declare la nulidad de la Resolución No. 41226 del 7 de diciembre de 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La actora solicita también “(...) que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se otorgue el registro de la marca ATORAVIL para identificar preparaciones y sustancias farmacéuticas, (...) que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad Industrial. (...) que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia”.

   La demandante argumenta que en el presente caso no existe similitud entre las marcas ATORAVIL y ATIVAROL, realizando para esto una comparación desde el punto de vista ortográfico y fonético, y argumenta que “la secuencia vocálica y consonántica en cada una da las marcas es distinta, y que las únicas semejanzas entre ATORAVIL y ATIVAROL están dadas por la parte inicial AT” y que la confusión fonética tampoco existe puesto que “la secuencia vocálica en la marca ATORAVIL es A-O-A-I y la secuencia vocálica en la marca ATIVAROL ES A-I-A-O (...) y si éstas no se encuentran en el mismo orden no puede existir pronunciación similar”.

   La actora sostiene además que “en el caso que nos ocupa, si bien las marcas ATORAVIL y ATIVAROL comparten las mismas letras, no es menos cierto que esas letras en una y otra marca están dispuestas de manera diferente. Ello, obviamente hace que cada marca se escriba diferente y por tanto sea distintiva”.

   La sociedad ASTRAZENECA AB, fundamenta jurídicamente su demanda en el art. 136 literal a) de la Decisión 486.

   2.3. Contestación a la demanda

   Son demandados en el presente proceso: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y como terceros interesados intervienen la sociedad PROCAPS S.A. y la Sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S.C.A.

   2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación- Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

   Asimismo, sostiene la demandada que “Con la expedición de la resolución Nº 41226 del 7 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas alegadas por la demandante, en particular la letra a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   Argumenta la actora, que “la revocatoria hecha por el Superintendente delegado (...), está fundamentada en que el acto del inferior, vulneró de forma expresa la ley, otorgando el registro de una marca que es confundible con otra, y por ende, no podía permitir su coexistencia, más cuando ello puede implicar la afectación de los derechos de los consumidores, al poner en un eventual riesgo la salud de los mismos, por cuanto las marcas en conflicto, consisten en signos que distinguen productos farmacéuticos, y por lo tanto, está de por medio, el interés público general representado en la salud de los consumidores.

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que “En cuanto a las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión para evitar que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aún considerando...