PROCESO No. 13-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 13-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC RORER S.A.

Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”.

Expediente Interno N° (7025) 2001-0150.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de marzo de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “el 7 de julio de 1995 la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., domiciliada en Francia, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO’”; que “mediante auto núm. 1056 notificado el 10 de agosto de 1995, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero para el mismo invento, con su traducción oficial. Dicho requerimiento fue atendido el día 20 de septiembre de 1995”.

   De la demanda se desprende que “Mediante Auto número 739 del 18 de Abril de 1996, se ordena enviar extracto de publicación a la gaceta de la Propiedad Industrial. La solicitud se publicó en la gaceta para la Propiedad Industrial No. 441 del 9 de enero de 1997…”.

   El consultante señala además que “mediante auto núm. 358 notificado el 15 de febrero de 2000, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 108, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud. Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de marzo de 2000”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 13887 de 30 de junio de 2000, por medio de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., con fundamento en su falta de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición; siendo resuelto éste a través de la Resolución núm. 28339 de 31 de octubre de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante afirma que, según la accionante, “se violaron los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 … por cuanto la patente de invención solicitada es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, toda vez que dicha invención no resulta obvia para una persona versada en la materia y tampoco se deriva de manera evidente del estado de la técnica”; que “Sustenta el nivel inventivo de su solicitud en que éste consiste en un procedimiento novedoso al cual se llegó después de largas experimentaciones, que si bien incluye el proceso de cristalización, implica además un proceso muy específico de obtención de un trihidrato a partir de un compuesto anhidro que se cristaliza a partir de una mezcla hidroalcohólica con unas condiciones muy específicas tanto del solvente como de temperatura, presión y humedad, de tal manera que su solicitud no solo (sic) no es el resultado evidente de un proceso general de cristalización, sino que es claro que para llegar a ella era necesaria una actividad inventiva que en ningún momento resultaría evidente u obvia para un experto en esta materia”; y que la actora “menciona el alcance que al concepto de nivel inventivo le ha otorgado el Tribunal Andino de Justicia en proceso 105-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, en EL (sic) cual se señala que en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia, por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”.

   Del texto de la demanda se desprende que “si bien ... la Superintendencia de Industria y Comercio ... confunde los conceptos de novedad y nivel inventivo, es claro que … considera que la invención que se solicita patentar no puede ser objeto de este privilegio por carecer exclusivamente de nivel inventivo, razón por la cual el juicio de legalidad se concentrará en demostrar el nivel inventivo de la invención en cuestión”, que “el Despacho reconoce expresamente que el procedimiento mencionado por mi representada en su invención NO corresponde a la anterioridad invocada para negar la patente, lo que hace a esta última novedosa. En otras palabras, el Despacho concluye que la invención que se solicita patentar si bien es nueva no tiene el nivel inventivo necesario para hacerse acreedora del privilegio de la patente de invención solicitado”; que “si bien la invención menciona el proceso de cristalización, el proceso que se lleva a cabo en la solicitud es un proceso muy específico que pretende obtener un compuesto muy específico para lo cual utiliza unas condiciones muy específicas que, de ninguna manera, se pueden concluir de un proceso general de cristalización, de tal manera que la existencia de dicho proceso NO puede restarle nivel inventivo a la especial fórmula propuesta por mi representada para la producción del resultado final”; que “De haberse tenido en cuenta lo anterior, es decir, si la Administración hubiera tomado en consideración las notorias diferencias entre lo que consideró la Administración como anterioridad y el proceso de la invención, ese Despacho habría concluido que el objeto de reivindicación es el especial procedimiento de preparación del TRIHIDRATO DE (12R.3S) -3-TERT-...