PROCESO No. 136-IP-2003

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 136-IP-2003

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literales d) y e), 84, 95 y 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 5021-576-98-ED. Actor: Licorería Zacapaneca S.A. Marca: ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 1042-TCA-DQ-1S, remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 5021-576-98-ED, oficio que fue recibido el 24 de noviembre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 4 de febrero de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

  1. Las partes

    La actora es la sociedad Licorería Zacapaneca S.A.

    Los demandados son: el Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Actúa como tercero interesado la sociedad FERNANDO TERRY S.A.

  2. Determinación de los hechos relevantes

    2.1. Hechos

    El 11 de febrero de 1994, la sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A., solicitó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO, para proteger productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

    Publicada la solicitud de registro de marca, la sociedad FERNANDO TERRY S.A., el 8 de agosto de 1994, presentó observaciones contra dicha solicitud, fundamentándola en el registro de su marca TERRY CENTENARIO, inscrita bajo el N° 160 de 22 de mayo de 1963, para proteger productos también de la Clase 33.

    Mediante Resolución N° 0961991 de 28 de noviembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO.

    Contra la referida Resolución N° 0961991, la sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A., interpuso recurso de apelación o jerárquico. Mediante Resolución Nº 003 de 9 de marzo de 1998, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, confirmó la citada Resolución Nº 0961991 y en consecuencia negó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO.

    2.2. Fundamentos de la demanda

    La sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A. -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, que “... ordene al Ministro a que acepte el Recurso y por tanto se revoque la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, y se ordene la inscripción como marca de producto del signo distintivo ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO”.

    La sociedad actora fundamenta su pretensión en el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; en la Ley de Modernización y su Reglamento; en los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás disposiciones vigentes aplicables al caso.

    La demandante sostiene en síntesis que “Mediante este recurso se pide que se deje sin efecto el Oficio N° 0003 (sic), de 9 de marzo de 1998, emanado del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, quién simplemente se limita a ratificar la providencia N° 0961991 del 28 de noviembre de 1997 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial y Pesca, quien denegó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO –negrillas puestas por la demandante-”.

    La actora señala que “En el caso particular de la Resolución que se impugna, se determina que entre las marcas en conflicto existe similitud tanto fonético, auditivo y gráfico (sic) capaz de producir confusión en el público consumidor”.

    Asimismo, la actora señala que “(...) a) La marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO se encuentra en uso en el mercado mundial y especialmente en Guatemala desde hace muchísimo tiempo atrás, convirtiéndose de esta forma en una de las marcas de bebidas alcohólicas más famosas en el mundo, siendo de esta forma la marca ZACAPA CENTENARIO una marca notoria y plenamente identificable (...) b) El término CENTENARIO ha venido siendo utilizado por la compañía LICORERA ZACAPANECA S.A. en honor y conmemoración al primer centenario de la fundación de la ciudad de ZACAPA, lugar de origen del Ron Zacapa, producto que es elaborado y embotellado en el Departamento de Zacapa, Guatemala (...) c) ... el término CENTENARIO, individualmente considerado no es susceptible de apropiación, toda vez que puede describir una característica o cualidad del producto, y sobre el cual no se puede otorgar derechos de exclusividad ni de registro (...) d) Téngase en cuenta que muchos productos comprendidos en la clase internacional N° 33 contienen en su denominación el término CENTENARIO (...) e) El Director Nacional de Propiedad Industrial basa su ilegal resolución únicamente en el hecho de que las marcas en conflicto comparten el término CENTENARIO, pero equivocadamente no toma en cuenta la denominación solicitada en su conjunto, esto es ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO -negrillas puestas por la actora- (...) g) La marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO solicitada por mi representada no engaña al público consumidor respecto del origen, procedencia, naturaleza, fabricación, características y cualidades del producto, por el simple hecho de que la marca de propiedad del actor no se encuentra en uso en el territorio ecuatoriano”.

    2.3. Contestación a la demanda

    2.3.1. De la sociedad FERNANDO A. TERRY S.A.

    La sociedad FERNANDO A. TERRY S.A., a través de apoderado, contesta la demanda señalando “Que la marca ZACAPA CENTENARIO, que alega como de su propiedad el actor no es conocida en los medios comerciales y mucho menos por el público consumidor, razón por la que es imposible creer que ésta sea una marca que se encuentre en uso en el mercado mundial, como dice el demandante. Asimismo, la empresa actora alega la fama y notoriedad de su marca a nivel mundial, pero, a pesar de sus afirmaciones, no ha demostrado tener registros ni uso anterior de su marca en ningún país del mundo, peor del Pacto Andino, lo cual hace dudar de sus afirmaciones...”.

    Sostiene la demandada que “El solicitante de “ZACAPA CENTENARIO” -negrillas puestas por la demandada- pretende utilizar una parte distintiva de la denominación de mi representada y con ella comercializar productos iguales, lo cual contraviene los artículos 83, inciso a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, los mismos que son clarísimos en el sentido de prohibir aquellos registros que atenten contra derechos marcarios adquiridos por terceros, y mi representado debe ser beneficiado con la aplicación de ambas disposiciones”.

    La demandada manifiesta que “... cabe recalcar que en algunos países del mundo, entre ellos varios de Latinoamérica, el uso del producto marca TERRY CENTENARIO se ha hecho tan común entre el público consumidor de esa clase de productos, que es usual hablar de ‘CENTENARIO’ cuando se refieren al prestigioso y famoso ron ‘TERRY CENTENARIO’”.

    La sociedad FERNANDO A. TERRY S.A. fundamenta su contestación a la demanda, entre otros, en los artículos 83 inciso a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

    2.3.2 Del Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado

    El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda señalando que “Sin perjuicio de la intervención del Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, delegado para el efecto, y con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial N° 1200 asignado a la Procuraduría General del Estado”.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que en el presente caso, se solicita la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; y se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales d) y e), 84, 95 y 102 de la misma Decisión.

    El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca...

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