PROCESO No. 145-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 145-IP-2003

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANOFI SYNTHELABO.

Caso: denominación “XAPRILA”.

Expediente Interno N° 2002 - 00111.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciocho de febrero del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 15 de diciembre de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda se desprende que “En mayo 22 de 2000, la sociedad Sanofi-Synthelabo, solicitó registro para la marca XAPRILA para identificar productos farmacéuticos, especialmente para la prevención o tratamiento de las molestias y desarreglos del sistema nervioso central, productos de la clase 5 internacional de Niza”; y que “La sociedad Parke, Davis & Company presentó observación contra el registro de la mencionada marca. La observación se fundamentó en la existencia del certificado de registro 218.026, correspondiente a la marca SAPREE, registrada para identificar preparaciones y productos medicinales y farmacéuticos, incluyendo aquellos para el tratamiento de desórdenes en la disposición del ánimo, de la epilepsia y del dolor, productos comprendidos en la clase 5 internacional de Niza”.

   El consultante informa que “La sociedad observante estimó que el registro para XAPRILA debía ser negado por encontrarse dicha marca incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “La sociedad Sanofi dio respuesta a la observación; los argumentos de la contestación se fundamentaron que entre las marcas XAPRILA y SAPREE no existe riesgo de confusión ya que las semejanzas que presentan las marcas enfrentadas son meramente tangenciales”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 28223 de 31 de octubre de 2000, mediante la cual declaró fundada la observación presentada por Parke Davis y negó el registro para la marca XAPRILLA (sic) en la clase 5 Internacional de Niza”; que “La sociedad Sanofi-Synthelabo presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en la Resolución 28223”; que “El recurso de reposición interpuesto fue resuelto mediante Resolución 4349 de 20 de febrero de 2001 confirmando la decisión contenida en la resolución 28223”; y que “Mediante Resolución 28405 de 30 de agosto de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 28223”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según se desprende de la demanda, el actor denuncia la violación del “artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual corresponde al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), así como las demás normas concordantes y complementarias de las Decisiones 344 y 486 ... La solicitud de registro para el signo XAPRILA fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y dos de los actos acusados fueron expedidos bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   El consultante señala por su parte que, según el actor, “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente la ley por aplicación indebida del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344, norma que prohíbe el registro de signos incursos en la siguiente causal de irregistrabilidad ‘sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error’”; que “Al comparar las marcas XAPRILA y SAPREE se evidencia que … no se asemejan de forma que puedan inducir al público a error por cuanto las diferencias entre las marcas enfrentadas las hacen inconfundibles”; que “Las marcas XAPRILA y SAPREE no solamente presentan evidentes diferencias visuales sino que su pronunciación es completamente distinta ya que XAPRILA- la expresión empieza con un (sic) X, que se pronuncia KS - la marca es pronunciada correctamente KSAPRILA, mientras que la expresión SAPREE – empieza con una S que se pronuncia S, la marca es pronunciada correctamente, SAPRE”; y que “En conclusión, las marcas XAPRILA y SAPREE presentan diferencias visuales, gramaticales, fonéticas y ortográficas, lo cual resulta que no existen (sic) similitud entre las marcas enfrentadas”.

   Por otro lado, el actor manifiesta en su demanda que “Mientras que la marca X A P R I L A se compone de siete (7) letras, la marca S A P R E E está conformada por seis (6) letras. Se trata de dos expresiones escritas y pronunciadas de manera completamente distinta entre sí, por lo cual no cabe deducir semejanza alguna capaz de crear riesgo de confusión entre las marcas bajo estudio”; que “… resulta que en el expediente No. 00.037.305, Sanofi-Synthelabo solicitó registro para la marca XEPRILA en clase 5 internacional de Niza. En el mencionado trámite, la sociedad Parke Davis & Company presentó observación también con fundamento en la marca previamente registrada SAPREE, y la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28230 de octubre 31 de 2000, declaró la observación infundada, concediendo el registro de la marca XEPRILA en clase 5 internacional de Niza”; y que también se violó la ley “Por falta de aplicación del Artículo 134 de la Decisión 486, norma que establece los requisitos para que un signo sea considerado como marca … es claro que la marca XAPRILA no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna”.

2. Contestación a la demanda

   Según el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Si bien para juzgar la legalidad del acto impugnado la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos, no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del derecho vigente, también comunitario ...”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”; que “…...