PROCESO 135-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: FERRERO S.p.A. Marca: “NUTTELINI”. Proceso interno N° 2679-AI.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 24 de noviembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de cuatro de febrero del año 2004.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la sociedad FERRERO S. p. A., siendo demandado el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, representada por su Director Nacional encargado. Se constituye en tercero interesado a la sociedad COLOMBINA S.A.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad FERRERO S.p.A., solicita que sea declarada la nulidad de la Resolución Nº 0947523, de 26 de diciembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la sociedad actora, formulada con base en las marcas “NUTELLA” y NUTELLA FERRERO y dibujo”, que amparan productos de la Clase 30 y, concedió el registro como marca para la denominación “NUTTELINI”, solicitada por la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir también productos de la Clase Internacional 30.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 23 de noviembre de 1994, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó solicitud para obtener registro como marca, respecto de la denominación “NUTELLINI”, destinada a amparar productos de la clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 26 de abril de 1995, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 358.

   - El 5 de junio del mismo año, la sociedad FERRERO S.p.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en las marcas “NUTELLA” y “NUTELLA FERRERO y dibujo”, que amparan productos también de la Clase 30.

   - El 26 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial (encargado) emitió la Resolución Nº 0947523, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para la denominación “NUTELLINI”.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad FERRERO S.p.A, mediante apoderado, manifiesta que la sociedad COLOMBINA S.A. presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, solicitud para el registro de la denominación “NUTTELINI”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 30, respecto de la cual formuló demanda de observación en virtud de ser propietaria de las marcas “NUTELLA” y “NUTELLA FERRERO”, que amparan productos de la misma clase internacional.

   Sostiene que la mencionada Dependencia, en sus actuaciones, ha violado el artículo 81 de la Decisión 344, pues considera que “el signo que se pretende inscribir no tiene el carácter de distintividad que exige las normas jurídicas invocadas en la observación y que continúan vigentes.”.

   Argumenta la violación, además, de los artículos 82 y 83 de la referida Decisión, al expresar que el Director Nacional de Propiedad Industrial no ha aplicado las reglas que consagra la doctrina para el efecto y que, por el contrario, se ha apartado de éllas al examinar las marcas en controversia.

   Considera la violación también del artículo 83, al afirmar que entre las marcas en conflicto “existen características gráfico-visuales y fonético-auditivas muy semejantes que de coexistir causarían confusión y competencia desleal, contra el bien ganado prestigio y aceptación de las marcas de mi poderdante”. Continúa expresando, que “el propósito de la solicitante del nuevo registro, es aprovecharse del prestigio ganado por las marcas famosas y notorias de mi mandante, lo que produciría confusión en los medios comerciales y en el público consumidor, con las consecuencias de perjuicio para mi representada.”

   c) Contestaciones a la demanda

   La Procuraduría General del Estado, en la contestación que ha dado a la demanda, por intermedio de su delegado invoca la improcedencia de la demanda y la caducidad del derecho del actor; simultáneamente argumenta “falta de citación al demandado e ilegitimidad de personería pasiva”.

   Finalmente, luego de las excepciones opuestas, solicita se rechace la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial presenta las siguientes excepciones:

   a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda

   .

   b) Legalidad y validez de la resolución impugnada…“

   La sociedad COLOMBINA S.A., en su calidad de tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de apoderado, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

   Expresa que no se ha violado ninguna de las normas establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, ya que según su criterio “las marcas en conflicto tienen diferencias legal, fonética y auditiva que las hacen diferentes una de otra y que ese elemento diferenciador hace imposible su confusión”.

   Sostiene que “en el presente proceso el actor en esta causa no ha demostrado que su marca sea famosa peor aún conocida en nuestro medio, por lo que mal puede afirmar que su marca ha tenido aceptación en el mercado”.

   Finaliza determinando que “la resolución del Director de Propiedad Industrial es debidamente motivada, incluso hace referencia a lo que dispone la doctrina marcaria, no sólo en relación a las diferencias que existen entre las marcas, también lo hace a la forma de realizar el cotejo, de ahí que de este cotejo resulta que las marcas en conflicto son diferentes y pueden convivir en el mercado”.

   Con vista de lo antes...