PROCESO No. 125-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 125-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M. Actor: PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.) Marca: PAN INTEGRAL FAMILIAR (Diseño desplegado de etiqueta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) e) y h), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 952-TDCA-2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M., oficio que fue recibido el 31 de octubre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de noviembre de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.).

   Los demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional del IEPI y la Procuraduría General del Estado.

   Como terceros interesados intervienen la Sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. y la Sociedad SUPAN S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 24 de marzo de 1999, la Sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., a través de apoderado solicitó el registro de la marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR” (Diseño desplegado de etiqueta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

   Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 410, la sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. presentó observaciones, fundamentándolas en que la marca en mención, carecía de los requisitos necesarios para proceder al registro marcario, por estar compuesta de términos genéricos.

   Posteriormente, la Sociedad SUPAN S.A. presentó una segunda observación al registro del signo PAN INTEGRAL FAMILIAR, señalando que los términos que se pretenden registrar son genéricos y descriptivos.

   Mediante Resolución Nº 976811 de 27 de marzo de 2000, el Director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, negó el registro del mencionado signo “PAN INTEGRAL FAMILIAR”.

   Contra la referida Resolución Nº 976811, la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 977255 de 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la citada Resolución.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, demanda al “ (...) Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y al Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución No. 977255 emitida con fecha 23 de junio de 2000 (...) a fin de que se la deje sin efecto y se proceda a aceptar el registro de la marca ‘PAN INTEGRAL (DISEÑO DESPLEGADO EN ETIQUETA)’ trámite No. 94834-99, destinada a proteger los productos comprendidos en la clase internacional 30 (...) Se contará con el señor Procurador General de Estado, y con los terceros interesados MOLINERA FIGALLO S.A.y SUPAN S.A.”.

   La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en los artículos 81, 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 3 y 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

   La demandante sostiene en síntesis, que: “La marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR (DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA)” posee suficiente fuerza distintiva, pues goza de características tanto intrínsecas (poder distintivo) como materiales o extrínsecas (especialidad); distintividad que le hace reconocible de otras denominaciones y por tanto su registro no implica desde ningún punto de vista dilución o pérdida del poder distintivo de otros signos”.

   Asimismo, la actora señala que: “(...) la marca solicitada se circunscribe únicamente a la protección debida a un diseño o etiqueta fácilmente reconocible. No se busca desde ningún punto de vista establecer derechos sobre términos que son genéricos y descriptivos, por cuanto dichas palabras son marcadamente débiles, perdiendo relevancia a los efectos del cotejo elementos que fueron traídos a la denominación única y exclusivamente para identificarla, y que no se pueden ni deben ser considerados interferencia en el registro solicitado”.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual- IEPI

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) -parte demandada en el presente caso- contestó la demanda interpuesta por la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. negando los fundamentos de hecho y de derecho aducidos por la citada sociedad en la demanda.

   2.3.2 Del Procurador General del Estado

   El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado –parte demandada en el presente caso- contestó la demanda señalando que “El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativamente y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador (...) Por tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

   2.3.3 De la Sociedad SUPAN S.A.

   La Sociedad SUPAN S.A. -tercero interesado en el presente caso- solicita a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, que “se sirvan rechazar la demanda propuesta, y ratificar el contenido de la Resolución No. 977255 de junio 23 de 2000 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial que rechazó el registro del signo PAN INTEGRAL FAMMILIAR (sic) (diseño desplegado de etiqueta)”.

   Asimismo, sostiene la citada Sociedad que: “(...) del simple análisis de la marca solicitada podemos concluir que se encuentra conformada por dos partes, claramente identificables. La primera de ellas es la parte denominativa PAN INTEGRAL FAMILIAR, y la segunda es el DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA. De esta forma podemos concluir que por contar la marca solicitada con dos elementos, se encuentra comprendida dentro de la definición de marcas MIXTAS, ya que combina elementos denominativos con gráficos (...) Por lo anotado, no me explico, como PANADERIA MODERNA S.A., pretende ahora hacer creer que la marca solicitada PAN INTEGRAL FAMILIAR (diseño desplegado de etiqueta) es una marca gráfica (...)”.

   Del mismo modo, señala la Sociedad SUPAN S.A. que: ”La forma de identificar el tipo de pan integral de tamaño familiar, es con la denominación PAN INTEGRAL FAMILIAR; es claro, Señores Ministros, que el término solicitado PAN INTEGRAL FAMILIAR, no es susceptible de ser registrado, toda vez que está conformado por términos genéricos como es “PAN” y descriptivos como es “INTEGRAL FAMILIAR” que unidos conforman un genérico de uso común y usual como es “PAN INTEGRAL FAMILIAR”, es decir que PAN INTEGRAL FAMILIAR constituye la designación del propio producto de la Clase No. 30, como es el pan integral tamaño...