PROCESO 122-IP-2003

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 122-IP-2003

Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Marca: “ISDIN PEDIATRICS” (mixta). Proceso interno N° 6972.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los tres días del mes de diciembre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de octubre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de veintiséis de noviembre del año 2003.

  1. ANTECEDENTES:

    1.1 Partes

    Actúa como demandante la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad ISDIN S.A.

    1.2 Actos demandados

    La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., mediante apoderado plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

    - Nº 06761, de 31 de marzo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. con base en la marca de su propiedad “ISODINE”, que ampara productos de la Clase 5 y, concedió el registro como marca para la denominación “ISDIN PEDIATRICS (MIXTA)”, requerida por la sociedad ISDIN S.A. para distinguir productos de la misma Clase Internacional 5;

    - Nº 12909, de 16 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

    - Nº 24812, de 29 de septiembre del 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación también interpuesto y se ratifica, en todas sus partes, lo decidido en la Resolución Nº 06761.

    Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que cancele la inscripción de la marca ISDIN PEDIATRICS (mixta).

    1.3 Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    a) Los hechos

    - El 11 de agosto de 1999, la sociedad ISDIN S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta) como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

    - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 486, de 29 de noviembre de 1999.

    - La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca “ISODINE” de su propiedad, que distingue productos de la misma clase 5 Internacional.

    - El 31 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 06761, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y, concedió registro como marca para la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta).

    - La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

    - El 16 de junio del 2000 fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 12909 que confirmó la inicial en todas sus partes.

    - El 29 de septiembre del mismo año, la aludida Dependencia expidió la Resolución Nº 24812 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa.

    b) Escrito de demanda

    La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., mediante apoderado manifiesta, que la sociedad ISDIN S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el 11 de agosto de 1999, una solicitud para el registro como marca de fábrica de la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta), destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 5, sosteniendo que esa Dependencia concedió el registro solicitado, por considerar, en su criterio, que “a pesar de distinguir productos comprendidos en la misma clase existen similitudes puramente tangenciales al punto de no generar error en el público consumidor”.

    Expresa que ha sido violado el artículo 81, por indebida aplicación del mismo, ya que considera que la Superintendencia al emitir las resoluciones demandadas desconoció “… abiertamente lo establecido en esta norma, pues en todas se consideró sin fundamento válido, que el signo ISDIN PEDIATRICS (MIXTO) tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva respecto de la marca ISODINE registrada previamente para identificar los mismos productos de la clase quinta (5ª) internacional”. Se manifiesta al respecto, adicionalmente, que “…el signo ‘ISDIN PEDIATRICS’ carece de toda distintividad y, por lo tanto, no se cumple a cabalidad los requisitos establecidos, restándole vocación de registrabilidad”.

    Argumenta la violación también del artículo 82 literal a) por parte de la Superintendencia aludida, pues ésta aplicó indebidamente la norma y en su apreciación incorrecta realizada en torno a la comparación de la marca solicitada con la ya existente, consideró que “…no debe tenerse en cuenta en la comparación, que en el signo solicitado predomina el elemento nominativo, y que los signos coinciden en incluir las letras ‘ISDIN’; la Administración decide que tal similitud es puramente tangencial y no genera riesgo de confusión al consumidor”.

    Sostiene, además, la violación del artículo 83 en su literal a), por cuanto “…existe conflicto directo entre los signos ‘ISODINE’ e ‘ISDIN PEDIATRICS’, los cuales al identificar productos farmacéuticos de diferentes empresarios, generan riesgo de confusión para el público consumidor, constituyendo un aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada”.

    Considera, por otra parte, la existencia de riesgo de confusión entre esas denominaciones, al resaltar que “al hacer un examen sucesivo y no simultaneo de las marcas en conflicto es evidente el grado de confundibilidad entre ellas, más aún cuando ambas identifican productos farmacéuticos y para hacer el cotejo entre ellas el Tribunal de Justicia ha señalado, que se debe hacer un estudio más prolijo evitando el riesgo de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, considerando además que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno”.

    En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 4-IP-94, 9-IP-94, 21-IP-96, 13-IP-97, 20-IP-98, 30-IP-99, 56-IP-99 y, 48-IP-2000.

    c) Contestaciones a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación –Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

    Frente a la supuesta violación, según criterio...

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