PROCESO No. 109-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 109-IP-2003

Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 82, literal h, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal d, eiusdem.

Parte actora: sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

Caso: “POPCORN CHICKEN mixta”.

Expediente Interno N° 7604.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de noviembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 82, literal h, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “que corresponde al artículo 135, literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de septiembre de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “el 20 de diciembre de 1999 la sociedad KENTUCKY FRIEND (sic) CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., domiciliada en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta ‘POPCORN CHICKEN’ para distinguir productos comprendidos en la clase 30” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”); que, “publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 489, y una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 18237 de 31 de julio de 2000, por medio de la cual negó el registro de marca ‘POPCORN CHICKEN’ Clase 30”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 27946 de 31 de octubre de 2000 ... que confirmó la Resolución impugnada y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 003939 de 13 de febrero de 2001 ... que confirmó la citada Resolución”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El demandante alega que “en la Resolución No. 18237 de 31 de julio de 2000 de la División de Signos Distintivos, la denegación del registro se fundamenta en el literal d) del art. 82 de la Decisión 344, que prohíbe el registro de signos exclusivamente descriptivos. Por el contrario, la Resolución 27946 de la División de Signos Distintivos que decide la reposición y la Resolución No. 3939 de la Superintendencia de Industria y Comercio que decide la apelación, se fundamentan en el literal h) del art. 82 de la Decisión 344, que corresponde al literal i) del art. 135 de la Decisión 486, que prohíbe el registro de signos engañosos. Asimismo se determina en estas dos últimas resoluciones, que en atención a la limitación de productos de la solicitud efectuada por el solicitante, en el sentido que se excluyen ‘las palomitas de maíz’, el signo cuyo registro se solicita como marca no es descriptivo, y por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del art. 82 de la Decisión 344”.

   Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 82, literal h, de la Decisión 344, “que corresponde al artículo 135, literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la expresión ‘POPCORN CHICKEN’ pertenece al idioma inglés, cuyo significado no es generalmente conocido por el público consumidor a quien va dirigido el producto, por lo tanto, no puede inducir al público en error”; argumenta que “la correcta traducción de la expresión ‘POPCORN CHICKEN’ no es crispeta con sabor a pollo, sino pollo crispeta o pollo roseta, lo que hace que la marca sea una combinación de términos novedosa, distintiva y evocativa del producto que distingue, esto es, que contiene pollo”; que “no puede pensarse que el consumidor medio de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, llegue a creer que una comida cocinada o congelada a base de pollo, sea una crispeta; ni por su apariencia, ni por su precio, ni por su presentación, ni por los canales de comercialización en que se expende”; y que “… la marca mixta ‘POPCORN CHICKEN’ se encuentra debidamente registrada en Perú y Ecuador … lo cual constituye un indicio de su distintividad y licitud”.

   Por su parte, el demandante agrega que “La marca solicitada particularmente distingue ‘comidas cocinadas y congeladas’, todas que contienen pollo. Respecto de tales productos la marca es evocativa, en el sentido que evoca el contenido del producto que distingue y transmite al consumidor una información cierta y verdadera, esto es, que contiene pollo. Mal podría entonces considerarse como engañosa”.

2. Contestación a la demanda

   Según el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, “… la División de Signos Distintivos … encontró que … atendiendo a la exclusión de las palomitas de maíz como uno de los productos que serían amparados por la marca solicitada, la expresión solicitada no designaba ni describía la especie o las características o informaciones de los productos que se pretendían amparar con la marca, razón por la cual ya no era aplicable la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la División encontró que, el signo solicitado para registro es engañoso por cuanto haría pensar al consumidor o haría referencia a palomitas de maíz, al traducir la expresión del idioma inglés ‘popcorn’, producto que al no estar amparado, dada la exclusión hecha por el solicitante, haría confundir al consumidor, quien al ver el producto pensaría estar adquiriendo productos que en realidad no desea”.

   Sostiene el demandado que “… la expresión ‘Popcorn’ … sí es una expresión cuyo significado en español es generalmente conocido por el consumidor medio del tipo de productos que se pretendía amparar con este signo y si se le agrega la expresión ‘Chicken’, el mismo consumidor medio entiende que se refiere a palomitas o crispetas con sabor a pollo, sin que necesariamente esta sea la traducción gramaticalmente perfecta”; que “para el consumidor medio...