PROCESO 108-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2003

Interpretación prejudicial del artículo 83 de la Decisión 313, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 71, 73 literal a), 82 y 83 de la Decisión 313, así como del artículo 95 de la Decisión 344. Marca: COLT. Actor: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. Proceso interno Nº 7925.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 30 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 83 de la Decisión 313 y 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7925.

El auto de cinco de noviembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 2096 de 27 de agosto de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   La sociedad IMPERIAL TABACCO LIMITED-LIMITEE, que comercia como General Company La Compagnie General Cigar, solicitó el 30 de junio de 1993, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca COLT para distinguir productos comprendidos en la Clase 34. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 391 de 9 de noviembre de 1993, a la que, en fecha 14 de diciembre de 1993, la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA presentó observación con base en la marca COLT registrada en Ecuador por la actora que distingue igualmente productos de la Clase 34.

   La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 7449 de 20 de marzo de 1997, declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca COLT.

   La sociedad IMPERIAL TABACCO LIMITED-LIMITEE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación con el fin de revocar la Resolución antes citada. Por Resolución Nº 20235 de 26 de junio de 2001 la misma División, resolvió el recurso de reposición revocando en todas sus partes la Resolución Nº 7449 y concediendo el registro de la marca COLT (nominativa).

   La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA presentó recurso de apelación contra la Resolución Nº 20235 con el fin de revocarla. Por Resolución Nº 35347 de 29 de octubre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia, se confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 20235.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA, indica que presentó sus observaciones el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 por lo que es esta Decisión la que debía haber sido aplicada por la Superintendencia y que “la Decisión 313 no establecía término alguno para aportar las pruebas anunciadas dentro del escrito de observaciones”.

   Sostiene que “la Resolución 7449 ... no ha debido ser revocada ... teniendo en cuenta que estaba debidamente demostrada la titularidad de la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA sobre el registro Ecuatoriano sobre la marca COLT, en la clase 34, vigente hasta el 12 de marzo de 2003, por lo que existía legítimo interés en cabeza de dicha compañía para presentar oposiciones (sic) contra la solicitud Colombiana ... dando correcta aplicación al artículo 93 de la Decisión 344 ...”. Manifiesta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 toda vez que “la marca solicitada COLT .. si está incursa en la ... causal de irregistrabilidad”.

   Señala que “la sociedad IMPERIAL TABACCO LIMITED-LIMITEE ... al hacer una modificación de su marca ya registrada COLTS, excluyendo de ésta la letra S, está realizando una modificación sobre la denominación del signo, que ... constituye una variación de un elemento sustancial del mismo” para lo que la jurisprudencia del Tribunal “obliga a realizar una nueva solicitud independiente de registro, es porque NO existen derechos previos sobre la expresión COLT, sino exclusivamente sobre la expresión COLTS”.

   Finalmente sostiene que “la expresión COLT, solicitada a registro por la sociedad IMPERIAL TABACCO LIMITED-LIMITEE ... no es susceptible de registrarse como marca ya que reproduce la marca COLT registrada previamente en el Ecuador por mi representada TABACALERA ANDINA S.A. TANASA lo cual indudablemente crearía confusión en el público consumidor, no solo en cuanto a sus productos sino en cuanto al origen empresarial de los mismos”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Que con las Resoluciones números 20235 y 35347 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, “no se ha incurrido en violación de las normas correspondientes en materia de marcas” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 20235 ... revocando la resolución 7449 ... y concediendo el registro de la marca ‘COLT’ ... solicitada por la sociedad IMPERIAL LIMITED-LIMITEE”.

   Indica que “la norma que debe ser aplicable, de manera general es la vigente al momento de expedir el acto administrativo que decidirá sobre la solicitud de registro solicitado, para el caso objeto de demanda la Decisión 344 ... incluyendo lo relacionado con las observaciones”.

   Sobre el derecho al uso exclusivo de la marca sostiene que “el propietario de una marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que pueda usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente puedan conformar un nuevo signo marcario, Signos (sic) que constituyen una derivación o aproximación de la marca ya registrada ... la sociedad Tabacco Limited-Limited (sic) es titular ... del registro de la marca COLTS de donde se tiene que la marca solicitada COLT se le han efectuado algunas variaciones que en nada afectan la impresión que esta ha engendrado en el comercio, pues se suprime únicamente la letra s y se pretende amparar los mismos productos”.

   Finalmente argumenta que “Efectuado el examen de la marca ‘COLT’ ... no se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenido en el artículo 82 de la Decisión 344 (sic) ... por cuanto la marca solicitada a registro COLT no generaría un riesgo de confusión o de asociación respecto a la marca base de la oposición COLT registrada en Ecuador, pues las mismas, COLT y COLTS han coexistido por varios años, de manera que un nuevo registro de la marca COLT ... no generaría confusión en el público ... máxime si se tiene en cuenta que la marca fundamento de la oposición únicamente está registrada en Ecuador y no en Colombia por lo que no ha entrado en el mercado nacional, y al querer entrar se va ha encontrar con la marca registrada COLTS de la cual es titular el solicitante por lo que no sería posible registrar la marca COLT a nombre del accionante por el derecho existente a nombre del solicitante”.

   Por lo manifestado, indica que “los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior ...”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 83 de la Decisión 313 y 83 literal a) y 93 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión...