PROCESO 114-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expediente Interno No. 7496. Actor: EBEL S.A. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud.

1. ANTECEDENTES

   1.1 Las partes en el proceso interno

   Comparecen en el proceso interno, como demandante, EBEL S.A. y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

2. OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

   La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia:

   • La Resolución No. 16377 de 24 de julio de 2000 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) para distinguir productos de la clase 5ª.

   • Las Resoluciones No. 30841 de 28 de noviembre del 2000 y No. 12264 de 30 de marzo de 2001, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos, confirmando la anterior Decisión.

   La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 5ª a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD. por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A.

   Expone que su representada es titular en Colombia desde el año 1985 de la marca notoria EBEL, habiendo sido concedido el primer registro el 28 de noviembre 1990, para la marca EBEL (mixta) en clase 16; adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).

   Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “productos higiénicos, farmacéuticos y similares”, productos comprendidos en la clase 5ª y que tal restricción del cubrimiento de la marca indica que su titular pretende utilizarla para identificar productos directamente relacionados con los de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 consideró que existe conexidad entre los productos de las clases 13 y 14 y que por tanto la habría respecto de los de las clases 5ª y 14 por tratarse de productos relacionados con los de clase 3, lo cual causaría riesgo de confusión entre el público consumidor.

   Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte:

   (...) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados. En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial (...) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho (...)

   . (negrilla y subrayado fuera del texto).”

   Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.

   Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 5ª en la que se registró irregularmente la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria, el principio de especialidad no aplica toda vez que la protección de la marca notoria se predica respecto de cualquier clase en la cual se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla; agregando que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros.

3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

   Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD. se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen:

   La Superintendencia consideró que entre los productos de la clase 5ª y la clase 14 no existe relación y que la condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro.

   Aduce en resumen que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron validamente expedidas.

   Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, luego de argumentar que la norma jurídica aplicable al caso es la Decisión 486, particularmente en lo que toca con el reconocimiento de la notoriedad de una marca, manifiesta que no es cierto que la característica alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese aceptado esa notoriedad no significa que dicho reconocimiento tenga el carácter de permanente. Explica que la citada sentencia no es aplicable al caso debatido, no obstante la identidad de las partes, puesto que la causa y el objeto son sustancialmente diferentes, toda vez que en el caso al que hace referencia la sentencia citada se definía la confundibilidad de las marcas EBEL SPA y EBEL y ahora se invoca el riesgo de confusión entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL.

   Considera de otro lado que los productos registrados en el trámite del registro de la marca de su propiedad (productos higiénicos, farmacéuticos y similares) no tienen relación ni conexidad con los productos protegidos por las marcas de EBEL S.A. (clases 6, 9, 16, 18, 25 y 34).

   Culmina su alegación defendiendo la legalidad de los actos acusados y argumenta en favor de ellos que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado colombiano en distintos campos, la una para cosméticos, también notoriamente conocida y la otra para relojes, poco conocida en Colombia. Sostiene que los relojes se distribuyen en relojerías de cierto nivel que venden productos costosos, mientras que los cosméticos y la perfumería se distribuyen por venta directa en el hogar o en el trabajo a través de un visitador o vendedor, lo que demuestra que los canales de distribución utilizados no se mezclan o interponen uno...