PROCESO 102-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 102-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SIENA. Actor: FIAT AUTO S.P.A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 29 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 5646.

El auto de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad FIAT AUTO S.P.A. que pretende se declare la nulidad de las Resoluciones números 2365 de 12 de febrero de 1996 y 22942 de 29 de agosto de 1997 ambas emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Nº 2066 de 16 de febrero de 1999 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, así como en restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca SIENA.

   Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada la sociedad AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el referido oficio Nº 1260 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 12 de septiembre de 1995, el demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SIENA, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marítima). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 424 del 27 de octubre 1995, no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros.

   Por Resolución Nº 2365 de 12 de febrero de 1996 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la confundibilidad existente entre el signo solicitado SIENA y la marca ya registrada S SENNA, por cuya razón el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución.

   Mediante Resolución Nº 22942 de 29 de agosto de 1997, la misma División de Signos Distintivos de la Superintendencia, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución Nº 2365; posteriormente por Resolución Nº 2066 de 16 de febrero de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación confirmando también la Resolución Nº 2365, con lo que quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   El demandante sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena indicando que “la marca SIENA solicitada por mi representada y negada a registro… es perceptible por cuanto la misma es susceptible de ser apreciada por los sentidos del ser humano, es decir, que el consumidor está en condiciones de apreciarla, captarlo (sic) o distinguirla … es suficientemente distintiva, por cuanto ella ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar el automóvil SIENA… cumple con el requisito de ser susceptible de representarse gráficamente, por cuanto la misma es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.”

   Asimismo indica que la marca SIENA se encuentra registrada en Colombia en la clase 12 internacional acompañada de la palabra WEEKEND.

   También señala que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 porque el signo “cumple con la función diferenciadora, es decir, que el público consumidor de vehículos terrestres aéreos o marítimos está en condiciones de diferenciar un producto de dicha naturaleza que se identifique con la marca SIENA de otro que se identifique con la marca S SENNA + GRAFICA… en efecto, la simple comparación de una y otra marca ya pone de presente que ellas no son confundibles… sin que hasta el momento ninguna persona haya adquirido un automóvil SIENA pensando que está comprando un carro marca S SENNA”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante… por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal…”.

   Sostiene que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca S SENNA… y la marca SIENA… para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”. También señala que no se ha violado el artículo 83 literal a) por cuanto la marca SIENA “no es suficientemente distintiva … configurándose semejanza entre ésta y la marca registrada S SENNA lo que puede inducir al público a error si coexistieran en el mercado… en consecuencia, las resoluciones Nº 2365…, Nº 22942… y Nº 2066… no son nulas”.

   La sociedad AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. indica que: “la Administración fundamentó su decisión en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344 … la marca SIENA distingue los mismos productos comprendidos en la clase 12 internacional … las marcas cotejadas … son confundibles y se asemejan en forma que pueden inducir al público a error ... ”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal...