PROCESO 101-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: HARD RIDER CODE 3 mixta. Actor: THE H.D. LEE COMPANY INC. Proceso interno Nº 7669.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7669.

El auto de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC que pretende se declare la nulidad de las Resoluciones números 21262 de 26 de septiembre de 1996, 8618 de 23 de marzo de 2001 emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 25104 de 31 de julio de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y como consecuencia se ordene a la División de Signos Distintivos que cancele el registro de la marca HARD RIDER CODE 3 (mixta).

   Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1952 de 30 de julio de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El señor Manuel Ignacio Ramírez Suárez, el 25 de septiembre de 1995 presentó solicitud para el registro de la marca HARD RIDER CODE 3 (MIXTA) para distinguir “suelas para zapatos” producto comprendido en la Clase 25. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería), que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 424 del 27 de octubre de 1995 a la que presentó observación la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. con base en las marcas LEE RIDERS + GRÁFICA, LEE ROUGH RIDERS Y LEE EASY RIDERS, que distinguen igualmente productos de la Clase 25.

   La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 21262 de 26 de septiembre de 1996, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitado.

   El 27 de noviembre de 1996, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución, el primero fue resuelto por la misma División, mediante Resolución Nº 8618 de 23 de marzo de 2001 confirmando la Resolución Nº 21262, y el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por Resolución Nº 25104 de 31 de julio de 2001 confirmando nuevamente la Resolución Nº 25503. quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. indica que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 toda vez que “el signo solicitado y las marcas previamente registradas por mi mandante son similares desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual y por ende confundibles para el público consumidor, haciendo que la primera sea irregistrable en los términos del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344”.

   Señala que “a partir de la impresión en conjunto de las marcas en conflicto, la coexistencia de las mismas tiene la potencialidad de generar confusión entre el público consumidor dadas las grandes similitudes existentes entre las mismas desde el punto de vista visual, ortográfico, conceptual y fonético”.

   Sostiene que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 por cuanto “se ha otorgado el registro de la marca HARD RIDER CODE 3 (MIXTA), la cual no es distintiva para identificar productos de la clase veinticinco internacional (25), ya que reproduce el elemento predominante de la familia de marcas RIDERS, de la cual es titular la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. ... En efecto, toda vez que la marca solicitada HARD RIDER CODE 3 (MIXTA) es confundiblemente similar a las marcas de mi mandante ... la misma carece de fuerza distintiva e impide por ende a los consumidores de los productos que se identifican con las mismas, distinguir los producidos o comercializados por THE H.D. LEE COMPANY, INC. de los producidos o comercializados por el señor RAMÍREZ SUAREZ”, por lo que “la marca HARD RIDER CODE 3 (MIXTA) registrada, no cumple la función distintiva que exige la Decisión 344 ...”.

   Finalmente indica que se violó el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto “la marca HARD RIDER CODE 3 (mixta) ... permiten (sic) que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. y de un producto de la misma calidad y con las mismas características a los que han distinguido siempre a esa compañía”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Sobre la presunta violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 indica que la Superintendencia de Industria y comercio “... determinó ... que no eran confundibles los signos en cuestión, que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, de modo que no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el literal y artículo mencionados”.

   Indica que si bien las palabras RIDER y RIDERS “son un elemento común entre las marcas mencionadas, ello no es obstáculo para el registro de la marca HARD RIDER CODE 3 en la medida en que ella tiene suficientes elementos adicionales que la hacen perfectamente diferenciable y diferente de las otras, además, no hay similitud gráfica, ortográfica o fonética entre los signos que tenga la virtud de hacer incurrir en error ...”.

   Por lo expuesto manifiesta que “la superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente a la normatividad vigente al momento de conceder el registro ... en consecuencia no hubo violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 ... y que los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y comercio ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante ... la marca HARD RIDER CODE 3 (MIXTA) no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad descritas en los artículos 82 y 83 ... y que reúne los requisitos dispuestos por la norma comunitaria para ser registrada como marca ...”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son:

   Decisión 344

   Artículo 81.- Podrán registrarse...