PROCESO 105-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: “XYLORAL”. Proceso interno N° 7145.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de septiembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 29 de octubre del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad HEALTHCO LIMITED.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, mediante apoderado plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

   - Nº 08824, de 28 de abril del 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró infundada la observación presentada por la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con base en las marcas de su propiedad “ZYLORIC”, registro 78955 y “ZYLORIC 300”, registro 97056, que distinguen productos de la clase 5 y, concedió consecuentemente registro como marca, para la denominación “XYLORAL”, solicitado por la firma HEALTHCO LIMITED, para amparar productos también de la Clase Internacional 5.

   - Nº 19258, de 14 de agosto del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 31941, de 30 de noviembre del 2000, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación interpuesto, ratificó lo decidido en la Resolución inicial Nº 08824.

   Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho, se declare fundada la observación por élla presentada y, se ordene a la mencionada Superintendencia cancelar el registro de la marca “XYLORAL”.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 6 de octubre de 1999, la sociedad HEALTHCO LIMITED presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “XYLORAL” como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 486.

   - La firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en las marcas ZYLORIC y ZYLORIC 300 de su propiedad, que distinguen productos de la misma clase Nº 5 Internacional.

   - El 28 de abril del 2000, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 08824, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y, concedió el registro como marca para la denominación “XYLORAL”.

   - La firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 14 de agosto también del 2000, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 02832 que confirmó la Resolución inicial en todas sus partes.

   - El 30 de noviembre del mismo año, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 31941 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, mediante apoderado manifiesta que la firma HEALTHCO LIMITED presentó solicitud de registro como marca de fábrica para la denominación “XYLORAL”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, solicitud respecto de la cual THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, por intermedio de apoderado, formuló demanda de observaciones al registro, argumentando la existencia de similitud con las marcas de su propiedad “ZYLORIC” y “ZYLORIC 300” que amparan productos también de la Clase Internacional 5.

   Alude a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, expresando que la Administración no aplicó las reglas de comparación de marcas nominativas, las que deben ser analizadas en su conjunto y no de manera separada.

   Argumenta adicionalmente la violación del artículo 83, literal a), al considerar que “de haberse realizado un estudio comparativo de las marcas en su conjunto y teniendo en cuenta sus semejanzas, se hubiese llegado a la conclusión de que las marcas presentan semejanzas gráficas, fonéticas, visuales y conceptuales”.

   Refiriéndose a la similitud ortográfica, asevera que “…la marca XYLORAL reproduce cinco de las siete letras que componen la marca ZYLORIC en su mismo orden de disposición; como se puede observar, el reemplazo que hizo el solicitante de las consonantes IC por AL, no le otorga suficiente distinción, por cuanto los elementos predominantes de las marcas fueron imitados completamente.”

   En torno a la similitud desde el punto de vista fonético, expresa que “…las marcas en cuestión son similarmente confundibles entre sí, ya que las dos se pronuncian de manera casi idéntica, por cuanto las letras X y Z tienen el mismo sonido. Además el Tribunal Andino ha sostenido que si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que son semejantes, ya que el orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.”

   Sostiene la similitud desde el punto de vista conceptual, pues “…XYLORAL es confundible con ZYLORIC, porque ninguna de las dos marcas posee significado, sino que se trata de expresiones de fantasía. Por lo tanto, el consumidor al observar la marca XYLORAL la relacionará directamente con ZYLORIC y se le creará una confusión directa entre los dos signos, que induciría al público a error al momento de adquirir el producto deseado”.

   Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la observación, sostiene que ésta “…no tuvo en cuenta que la marca XYLORAL solicitada, pretende amparar los mismos productos que...