PROCESO 98-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso interno Nº 6863.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6863.

El auto de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad SYNTHELABO y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada, según consta en autos, la sociedad Gynopharm S.A.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1939 de 30 de julio de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   La Sociedad Gynopharm S.A., el 13 de mayo de 1999, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo TINOX para distinguir productos comprendidos en la Clase 5. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 480 del 28 de junio de 1999 a la que presentaron observaciones la sociedad Laboratorio Bussie, Bustillo & Cía, S.C.A. y Synthelabo con base en las marcas TONEX y STILNOX, ambas registradas para distinguir productos de la clase 5.

   La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 25503 de 30 de noviembre de 2000, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca solicitado.

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución, el primero fue resuelto por la misma División mediante Resolución Nº 03180 de 22 de febrero de 2000 confirmando la Resolución Nº 25503, y el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por Resolución Nº 18419 de 31 de julio de 2000, confirmando nuevamente la Resolución Nº 25503 quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad SYNTHELABO indica que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 toda vez que “Es claro que la marca STILNOX de mi representada y la marca TINOX, cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma, que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio, el público consumidor no sea inducido a error o confusión ...” y que “analizadas en su conjunto las marcas en cuestión (TINOX y STILNOX), debemos concluir que existe entre las mismas similitud fonética, ortográfica y visual (sic), las cuales al ser tan evidentes podrían inducir al público a error, de llegar a coexistir ambas en el comercio”.

   Manifiesta que “no solamente existen semejanzas entre las marcas en conflicto, las cuales son susceptibles de generar confusión entre el consumidor, y por tanto, riesgo de confusión entre el público consumidor, con el agravante de que ampararan productos comprendidos en la misma clase 5ª internacional, sino que NO existe ninguna sustentación real, fáctica ni jurídica, sólida que permita concluir que el signo TINOX sea registrable”.

   Respecto a la similitud de productos dice que “la marca solicitada identifica los mismos productos de la marca STILNOX, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad (sic)”.

   Sostiene que también se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 en vista que “la marca TINOX carece de distintividad y novedad (sic), y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca STILNOX de mi representada”.

   Sobre la violación del literal h) del citado artículo 82 argumenta que con el registro de la marca TINOX se presenta “engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de SYNTHELABO y de un producto amparado con el Good Will y tradición de los productos fabricados y comercializados por mi representada ... el público muy probablemente admitiría un mismo origen comercial, produciéndose confusión y error respecto de una idéntica procedencia”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Que con las Resoluciones números 25503 y 3180 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 18419 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 ...” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 25503 ... declarando infundadas las observaciones presentadas por Laboratorios Bussié & Cia, S.C.A. y la sociedad Synthelabo y concediendo el registro de la marca ‘TINOX’ ... solicitada por la sociedad Gynopharm S.A.”.

   Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘TINOX’ ... frente a ‘STILNOX’ ... se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos; si bien entre ‘TINOX’ y STILNOX’ existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad; de otra parte en cuanto al aspecto auditivo se tiene que la pronunciación de la marca ‘STILNOX’ es diferente a la de ‘TINOX’ y en el aspecto visual tiene una mayor extensión que esta última”.

   Indica que “Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 ... en consecuencia , la marca ‘TINOX’ ... es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 ... como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.

   Por lo manifestado, indica que “los actos administrativos acusados ... no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional...”.

   La sociedad Gynopharm S.A. como tercera interesada, contesta a la demanda en los siguientes términos:

   Sobre el artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que “entre la marca...