PROCESO 104-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 104-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 89 de la Decisión 344, y disposición transitoria primera de la Decisión 486, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente Interno No. 7319. Actor: “SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED”. Marca: “BSCH” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES

   1.1. Las partes:

   La demanda se presenta por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   1.2. Objeto de la demanda.

   Con el ejercicio de la acción de nulidad el actor pretende que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

   ( La N° 20428 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 36;

   ( La Nº 31168 de 30 de noviembre de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución Nº 20428 citada; y

   ( La Nº 09630 de 29 de marzo de 2001, por la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la referida Resolución Nº. 20428, la cual fue confirmada.

   Como consecuencia de la nulidad impetrada y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores).

   Narra el demandante que el 2 de diciembre de 1999, solicitó el registro de la marca BSCH (consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo –pantone 032- y el derecho en color azul –pantone 295- y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco) para distinguir servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorias; análisis de costo, investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación, servicios comprendidos en la Clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza, no habiéndose presentado observaciones con respecto a ella.

   El registro se negó argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir servicios de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerando que al ser comparada ésta con la marca solicitada, resultan confundibles.

   Asimismo, el actor afirma que las sociedades titulares de las marcas en discusión, firmaron un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la Clase 36, y expone que radicó oportunamente un escrito de modificación a la solicitud, limitando los servicios a distinguir con el signo pedido en registro, exclusivamente a: “Servicios de cambio de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios, de financiación de leasing, y de préstamos; servicios de valoración y dirección de propiedades inmobiliarias; servicios de cajas de depósito” ‘Excluyendo expresamente’ “servicios de seguros médicos”. Agrega que “A la solicitud de modificación se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas vigente”.

   Considera que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión, vigente al momento de expedirse los actos denegatorios del registro, aun cuando la solicitud fue presentada en vigencia de la Decisión 344.

   Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo, y que la marca solicitada cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486, y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 36 ... evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.

   Manifiesta que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual, ya que cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 36 son muy específicos, y tienen destinos también muy específicos y concretos.

   Dice que se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca solicitada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo.

   Finalmente sostiene que existe un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’...”, el cual no fue tenido en cuenta por la Superintendencia.

   1.3. Contestación de la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico.

   Asevera que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se incurrió en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa bajo la cual se expidieron dichos actos.

   Indica que “es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptar la Oficina Nacional Competente en materia de marcas al momento de la expedición de los actos administrativos en mención”.

   Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca BSCH solicitada por la sociedad Santander Investment Limited ... frente a la marca BOSCH, registrada a favor de la sociedad Robert Bosch GMBH ... se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos...”.

   Reitera que la marca BSCH no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344, pues no es suficientemente distintiva, lo que puede conllevar a confusión al público consumidor y concluye que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, por el contrario se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ..”.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

   En ejercicio de lo autorizado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y por el 126 de su Estatuto, el Tribunal no interpretará las normas solicitadas por el juez consultante e indicadas como infringidas en el memorial de demanda, esto es, los artículos 134, 136 literal a), y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que no son los aplicables al caso, toda vez que la solicitud de...