PROCESO 95-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 95-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: NEC CORPORATION. Marca: “NEC” (mixta). Proceso interno N° 7229.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de septiembre del año 2003 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite, por medio de auto de 17 de octubre del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la sociedad NEC CORPORATION, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se constituye en tercero interesado la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A.

   1.2 Actos demandados.

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NEC CORPORATION, demanda la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 12341, de 31 de mayo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó el registro para la denominación “NEC mixta” como marca, solicitada por la actora para amparar servicios de la Clase Internacional 36.

   - Nº 19909, de 24 de agosto del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 32445, de 30 de noviembre del 2000, por la cual, al resolver el recurso de apelación también interpuesto, ratificó lo decidido en la Resolución inicial Nº 12341.

   Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, conceda el registro como marca para la denominación NEC mixta.

   1.3 Hechos relevantes.

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

1. El 18 de noviembre de 1999, la sociedad NEC CORPORATION presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener registro de la denominación “NEC” (mixta) como marca de fábrica, para amparar “servicios bancarios, servicios de tarjeta de crédito, servicios financieros, servicios de apertura de cuentas, servicios de pago de cuentas, servicios de compraventa de acciones y bonos, servicios de transferencia financiera y suministro de cualquiera de los servicios anteriores a través de redes de información computarizada, locales y globales; servicios de agencias de aduana; seguros; servicios relacionados con asuntos de bienes raíces”; actividades todas comprendidas en la clase internacional Nº 36. [1]

2. A la solicitud en referencia le fue asignado el trámite Nº 9972648 y, su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 487, de 27 de diciembre de 1999.

3. El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 13241, negó el registro solicitado, argumentando la existencia de similitud con la marca MEC (nominativa), de propiedad de la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A., previamente registrada bajo el certificado Nº 185.097 y, que ampara servicios también de la Clase Internacional 36.

4. La sociedad NEC CORPORATION interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

5. El 24 de agosto del 2000, la aludida Superintendencia, mediante Resolución Nº 19909, resolvió el recurso de reposición planteado, confirmando la Resolución inicial en todas sus partes.

6. El 30 de noviembre del mismo año, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 32445 por la cual, al resolver el recurso de apelación, ratificó la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad NEC CORPORATION manifiesta que presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro como marca para la denominación “NEC mixta”, destinada a amparar servicios de la Clase Internacional Nº 36, respecto de la cual la mencionada Superintendencia, mediante Resolución Nº 12341, de 31 de mayo del 2000, negó el registro requerido, argumentando la existencia de similitud con la marca MEC (nominativa), previamente registrada bajo el certificado Nº 185.097 y, que ampara servicios también de la Clase Internacional 36, en favor de la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A.

   Alude la violación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, por considerar que “la marca NEC (mixta) cumple con todos los requisitos esenciales para obtener su registro, cuales son, perceptibilidad, al ser una palabra fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente la vista; distintividad, al no confundirse con la marca MEC; y susceptibilidad de representación gráfica, al tener el signo la aptitud para ello.”

   Argumenta la violación también del artículo 83, literal a), al expresar que “…en el presente caso, encontramos que en la marca NEC (MIXTA), prevalece el elemento denominativo, es decir, la expresión verbal y sobre ésta debe realizarse la comparación respectiva, aplicando las reglas establecidas por la Doctrina y la Jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión de marcas denominativas.”

   Sostiene también que al comparar las marcas en conflicto éstas “…pueden coexistir en el mercado fácilmente, por cuanto las similitudes existentes en las mismas no son lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error o confusión.”

   Afirma que es posible la coexistencia de las dos marcas, exponiendo que “…las marcas en conflicto no son similares y por consiguiente no pueden ser causa para que el consumidor caiga en error o engaño, y se tipifique entonces la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; también es pertinente advertir que existe una coexistencia registral de las marcas NEC y MEC que demuestra efectivamente...