PROCESO No. 86-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 86-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 5394. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: DERMALUB.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 1644, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 5394, oficio que fue recibido el 04 de septiembre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de septiembre de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La demandante es la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY. Se demanda a la República de Colombia representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   La sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A., el 20 de febrero de 1992, presentó solicitud de registro del signo DERMALUB, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, comprendidos en la clase número 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La demandante es titular de la marca LUBRIDERM (Nominativa) con Nos. de Registro 106.920 y 106.921 correspondientes a la clase 5, ya citada, y clase 3 (A saber, Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos) respectivamente.

   A esta solicitud, “El 22 de septiembre de 1993 la sociedad demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de ... DERMALUB ... fundamentada en la existencia previa de la marca LUBRIDERM ...”.

   Esta observación fue declarada infundada y en consecuencia se concedió el registro de la marca comercial DERMALUB para distinguir productos pertenecientes a la clase N° 5. Para esta concesión se consideró que “... el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos distintivos, pues considera que entre la expresión ... DERMALUB y la marca ... LUBRIDERM no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales que puedan inducir al consumidor en error ...”.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpone la acción de nulidad que da origen al presente proceso de interpretación prejudicial, a fin de solicitar al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones N° 004769 de fecha 24 de febrero de 1997, 27823 de fecha 31 de octubre de 1997 y 3110 de fecha 2 de septiembre de 1998.

   La demandante señala, según el consultante, que debe declararse la nulidad de dichas Resoluciones, por cuanto con su expedición se han violado el artículo 81 y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad se restablezca el derecho de la demandante, declarando fundada la observación presentada a la solicitud de registro de DERMALUB y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción de dicha marca.

   En la consulta se indica que la parte demandante considera que “... la entidad accionada no podía conceder el registro de la marca DERMALUB a la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. para identificar productos de la clase 5ª, por ser confundible con la marca LUBRIDERM, previamente registrada para distinguir los mismos productos, puesto que al conceder dicho registro violó la prohibición tipificada por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena esto es, que concede el registro de una marca idéntica o semejante a una anteriormente registrada para identificar los mismo productos al punto de inducir a error”.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   Mediante apoderado contesta la demanda señalando que “... con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas ... que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ... que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas en cotejo, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado ...”.

   2.3.2. De la sociedad NOBEL FARMACÉUTICA S.A.

   Según el consultante, considera que “... la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca DERMALUB es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad LUBRIDERM, aplicó correctamente los artículos 81 y 83, literales a) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ...” y que con este registro de marca, no se induciría al público a error.

   Además en su escrito de contestación señala que “Es claro que el signo que se pretende registrar no presenta semejanzas o identidad con otro previamente solicitado para registro o efectivamente registrado por un tercero para los mismos productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (productos relacionados), pues conserva su capacidad distintiva y por ello se hace perfectamente registrable, ya que las semejanzas que se pretende argumentar son insuficientes para impedir su registro y declarar su notoriedad”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso, se solicita la interpretación de artículos correspondientes a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, dicha Decisión no se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de la inscripción de la marca, por lo que el Tribunal, en uso de las facultades otorgadas por el Tratado y Estatuto del mismo, considera que deben interpretarse los artículos correspondientes a la Decisión 313, vigente en ese momento. Estos artículos son los siguientes: 71, 73 literales a) d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 313

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de...