PROCESO No. 96-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 96-IP-2003

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR.

Caso: marca “BODY GEAR PETROLERO mixta”.

Expediente Interno N° 6123.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de octubre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “El 30 de marzo [de 1995] VICTOR HUMBERTO ANGEL solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca comercial BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 … ”; que en la misma fecha “la mencionada División dispuso enviar el extracto de la solicitud para la publicación en la gaceta de Propiedad Industrial de la marca en comento”; que “El 13 de junio de 1995 el demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, cuyo titular era en ese momento ALVARO RUIZ CASTAÑO. Dicho escrito estaba fundamentado en la notable similitud existente entre los signos en conflicto”; que “El 12 de diciembre de 1995 se dio respuesta al anterior escrito de observación, alegando que la marca comercial PETROLEUM era nominativa, mientras que BODY GEAR PETROLERO era una marca mixta, razón por la cual, mediante Resolución 22229 de 27 de agosto de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a declarar infundada la observación presentada y en consecuencia [concedió] el registro de la marca comercial BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 internacional” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”).

   De la demanda se desprende adicionalmente, a propósito de la marca PETROLEUM (mixta), que “El 3 de Agosto de 1.999, el Señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, por intermedio de apoderado se hace parte dentro del proceso en su condición de nuevo titular de la marca por cesión que le hiciera el Señor ALVARO RUIZ CASTAÑO”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el demandante, “las normas violadas por la Administración al expedir el acto acusado son las siguientes: … Artículo 81, artículo 82 Literal d), Artículo 83 literal a) de la Decisión 344”. En relación con el citado artículo 81, alega que “la expresión BODY GEAR ... es descriptiva de los productos que se pretenden distinguir”; que “Algunos diccionarios traducen: GEAR: Verbo Vestir BODY: Cuerpo. Lo que significa vestir el cuerpo ó vestir prendas íntimas femeninas y es evidente que dicha expresión es descriptiva de los productos que pretende distinguir, cuales son productos de vestir el cuerpo la que resulta absolutamente irregistrable”; que “… si observamos la Clasificación Internacional de (sic) Arreglo de Niza vemos que trae dentro de la clase 25 productos tales como BODYS y bien es sabido que nos (sic) es legalmente posible utilizar signos que designen el bien susceptible de distinguirse, en este sentido dicha expresión puede ser considerada como genérica y por lo tanto no apta para constituir marca”; que “no nos queremos apartar de que ciertas expresiones genéricas o descriptivas acompañadas por otras expresiones puedan constituir una marca perfectamente registrable, pero respecto de esos términos genéricos o descriptivos no podrá reinvindicarse (sic) ningún derecho, así formen parte la marca (sic)”; que “las figuras que acompañan la expresión BODY GEAR PETROLERO esta (sic) constituida por torres de petróleo, un elemento más que debió servirle de guía al funcionario en el momento de determinar cual (sic) era la expresión predominante sin olvidar que dicha torre forma parte del registro de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA) clase 25 debidamente registrada”; que la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) “no es intrínsecamente distintiva y por lo tanto no es susceptible de registro”; que “… la única comparación posible era entre las expresiones PETROLERO Y PETROLEUM, es evidente que se presta a confusión y por tanto no puede ser objeto de registro por tratarse de una expresión extrínsecamente irregistrable”; y que “una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo sino (sic) es distintiva, como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión PETROLERO (MIXTA) acompañada de la expresión genérica BODY GEAR se confunde con la marca comercial PETROLEM (MIXTA) (PETROLERO) (sic) y en esa medida la División de Signos Distintivos violó el artículo 81 de la Decisión 344 … al conceder el registro de una marca confundible con otra previamente registrada”.

   En cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, el actor alega que “la expresión PETROLEO ó PETROLEUM es una denominación de fantasía respecto de los productos de la clase 25 internacional, por lo tanto tuvo un trabajo mayor para que su titular lograra que el consumidor fije dicha expresión con los productos distinguidos con la citada marca. Pero una vez esto se logra surgen inmediatamente una serie de imitadores de la marca, que en su esfuerzo por aprovecharse de la aceptación de la marca por los consumidores dentro del mercado, empiezan a copiar elementos de esa marca principal induciendo a creer que se trata de la misma marca”; que la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) “reproduce en forma absoluta el concepto ideológico de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA), y por este solo hecho es irregistrable”; que, en relación con los productos de la clase 25, “existen algunas prendas que por su contextura o particularidades... no permiten fijar la marca en forma completa, razón por la cual es costumbre de los confeccionistas escoger un elemento de ella, como es este caso, nos referimos a la Torre …”; que “existe similitud fonética entre las expresiones en conflicto, lo que imposibilita el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA), clase 25 ya que induce a error al público consumidor respecto de la marca debidamente registrada PETROLEUM (MIXTA)”; y que “Las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma similar para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca PETROLEUM, reproducidos casi totalmente en el signo PETROLERO … Además de lo anterior, ortográficamente las dos signos (sic) son...