PROCESO 88-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 88-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A.; Marca: “LOTO”. Proceso interno N° 6495.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de septiembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de octubre del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad INDAS S.A.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., demanda que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 25094, de 26 de noviembre de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedió registro para la denominación “LOTO” como marca, solicitado por la sociedad INDAS S.A., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, consideró infundada la observación presentada por SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., con base en la marca de su propiedad “LOTUS”, que distingue productos de la clase 16;

   - Nº 02832, de 21 de febrero del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición deducido, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 09367, de 28 de abril del 2000, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación también interpuesto, confirmó lo decidido en la Resolución inicial Nº 25094.

   Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho, se declare fundada la observación presentada y, se ordene a la mencionada Superintendencia que proceda a cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “LOTO”.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 6 de mayo de 1999, la sociedad INDAS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “LOTO” como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 28 junio del mismo año, fue publicado el extracto de la referida solicitud, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 480, Pág. 52.

   - La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca de su propiedad “LOTUS”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional 16. [2]

   - El 26 de noviembre de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 25094, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación “LOTO”.

   - La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 21 de febrero del 2000 fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 02832 que confirmó la Resolución inicial en todas sus partes.

   - El 28 de abril del mismo año, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 09367 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., mediante apoderado, manifiesta que la sociedad INDAS S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “LOTO”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, solicitud respecto de la cual formuló demanda de observaciones al registro, argumentando la existencia de similitud con la marca de su propiedad “LOTUS” que ampara productos de la Clase Internacional 16.

   Sostiene la violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que considera que si bien el signo “LOTO” cumple los requisitos de perceptibilidad y de susceptibilidad de representación gráfica, no lo hace respecto de la distintividad pues, según manifiesta, “…claramente se aprecia que el signo registrado por INDAS S.A. denominado ‘LOTO’ NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca debido a que el signo enunciado es muy similar a la marca ‘LOTUS’ lo que lo hace confundible con la marca de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que las marcas enunciadas se refieren a productos similares, lo cual puede traer confusión en el mercado en cuanto a los productos distinguidos con las marcas enunciadas”.

   Afirma adicionalmente, que “…por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona.”

   Argumenta la violación, además, del artículo 83, literal a) de la misma Decisión, al considerar que “…si bien es cierto que las marcas denominadas ‘LOTO’ y ‘LOTUS’ NO son idénticas, no significa lo anterior que no sean confundibles, debido a que como se puede apreciar a simple vista, las dos sílabas que conforman la marca ‘LOTO’ son muy similares a las dos sílabas que integran la marca ‘LOTUS’, lo que hace que comparadas en su conjunto presenten más similitudes que diferencias, lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda.”

   En torno a las similitudes de las marcas, señala que “existe un gran cúmulo de similitudes de orden ortográfico entre las marcas en conflicto, y por el contrario muy pocos elementos que logran diferenciarlas, lo que hace que el consumidor medio no pueda individualizar los productos distinguidos con las marcas enunciadas, sentándose confusión en el mercado.”

   Expresa que para establecer éstas similitudes, es necesario aplicar las reglas que permiten determinar si una marca es o no confundible con otra.

   Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio...