PROCESO No. 91-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 91-IP-2003

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

Caso: denominación “LOXAN”.

Expediente Interno N° 6159.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de septiembre de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “El 3 de noviembre de 1998, la sociedad TECNOQUIMICAS solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la expresión LOXAN, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos comprneiddos (sic) en la clase quinta de la Clasificación Internacional de Niza”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación a la solicitud de registro de la marca LOXAN con base en la marca HOLOXAN”; que “El 23 de junio de 1999, mediante Resolución 11394, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LOXAN solicitada por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. y declaró infundada la observación debido a que la marca HOLOXAN estuvo vigente hasta el 9 de octubre de 1989”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, dentro del término legal, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 11394”; que “Mediante Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 11394 y negó el registro de la marca LOXAN”; que “Contra la Resolución 17250, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó recurso de apelación el 9 de noviembre de 1999”; y que “Por medio de la Resolución 28556 del 23 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999 negando el registro de la marca LOXAN …”. Por otra parte, del texto de la citada Resolución 17250 se desprende que “Esta Oficina, por un error involuntario en la resolución impugnada dijo que la marca HOLOXAN no estaba vigente, cuando en realidad está vigente hasta el 9 de octubre de 1999 …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la parte actora denuncia la violación del “artículo 83, literal a) ... por las siguientes razones: 1. No existen semejanzas visuales y auditivas; realizando un análisis objetivo de conjunto y observando las marcas en forma simultánea, puede observarse que la similitud aparentemente otorgada en el aspecto visual no es tal, ya que los elementos que conforman el signo ‘LOXAN’ gozan de características que hacen que la marca tenga identidad propia y no guarde relación con la marca base de la negativa, de lo que se observa que la marca solicitada ‘LOXAN’ contiene no solo los elementos esenciales para que un signo pueda constituirse como marca, sino que, además, cumple con la función básica del signo como es la función individualizadora, no sólo por las diferencias fonéticas, gramaticales y visuales, sino también en razón del mercado y el consumidor al que va dirigido el producto, otorgando al signo ‘LOXAN’, el requisito indispensable para que se acceda a la protección marcaria. 2. Existen suficientes elementos diferenciadores entre los signos LOXAN y HOLOXAN; por lo tanto, no existe riesgo de confusión. Considera que a pesar de exsitr (sic) algunas coincidencias entre las expresiones, como bien lo señala el Manual de Marcas de la OMPI, no implicaría que las marcas no posean elementos diferenciadores, las que por cierto excluyen la supuesta confundibilidad entre los signos que endilga la Superintendencia; además, es importante resaltar la diferencia del aspecto fonético por lo cual son plenamente diferenciables. 3. Los mercados y consumidores son diferentes y diferenciables, en cuanto al consumidor debe observarse que tiene diferentes comportamientos cuando el producto es de consumo masivo o selectivo, o de acuerdo al precio del producto, pues si es más elevado, el consumidor pondrá mayor atención a la calidad y a la marca, lo que reduce el riesgo de confusión; la verificación del mercado objetivo en donde se comercializa el producto también es otra forma de encontrar diferenciación entre las marcas, así como la marca HOLOXAN va dirigida al mercado de pacientes enfermos de cáncer, lo que además requiere un estudio minucioso para el paciente y la sintomatología precisa para poder prescribir el uso de la sustancia; por otro lado, el producto LOXAN contiene un ingrediente activo diferente al HOLOXAN puesto que va dirigido al consumidor que padece de infecciones urinarias. En consecuencia, el público no podrá ser inducido a error bajo ninguna circunstancia, pues ambas medicinas requieren de unos conocimientos especializados sobre los ingredientes activos, cómo evolucionan en el organismo y necesitan una precisión absoluta en la dosimetría”.

   Agrega el consultante que, según el actor, no hay obstáculo “para la coexistencia pacífica de los productos en el mercado, debido a la diferencia de los signos distintivos desde el punto de vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, y de otra porque estos productos serán consumidos por personas o animales que pertenecen a dos tipos de mercado total y radicalmente distintos”.

   Y el propio actor señala en la demanda que “en la clase quinta los productos no son de la libre escogencia del consumidor sino que por el contrario obedecen a indicaciones de personas especializadas en el ramo de la medicina, la veterinaria y la agronomía entre otras, lo que disminuye a tal punto la posibilidad o riesgo de confusión, a pesar de ser marcas que identifican productos comprendidos en la misma clase”.

   Por otra parte, el actor denuncia también la violación indirecta del artículo 81 de la Decisión 344. A su juicio, “la distintividad que requiere el artículo violado, es de carácter objetivo, pues se requiere que existan diferencias suficientes entre los productos, y las marcas … la distintividad en materia (sic) cobija también el elemento subjetivo de las marcas en conflicto, pues la prescripción y el uso son diferentes, lo que nos lleva a que los consumidores de este producto sean totalmente diferentes, con lo cual el uso otorgado a los productos es diferente … la doctrina y jurisprudencia ha (sic) sostenido con acierto que una marca puede, en principio, ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes, siempre que se registre para productos o servicios distintos y, que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o de asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua. Por lo tanto, en el presente caso es claro que existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre LOXAN y...