PROCESO 68-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2003

Interpretación prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: RYKA. Actor: MAVESA SA. S.A. Proceso interno Nº 2873-465-96-WM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 2873-465-96-WM.

El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es incoada por la mandataria de MAVESA S.A. y son demandados, de acuerdo al consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y como tercero beneficiario, interviene la empresa RYKA INC.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 492-TDCA-DQ-1S-2873-ML de 21 de noviembre de 2002 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   Que el 13 de noviembre de 1992, la empresa RYKA INC. solicitó el registro del signo RYKA (diseño) para distinguir productos de la Clase Internacional 25. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 350 de noviembre de 1992, MAVESA S.A. presentó observación al registro solicitado por ser propietaria de la marca de fábrica RIKESA que distingue productos de la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por Resolución Nº 0947985 de 13 de febrero de 1996 resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitado.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   Indica que MAVESA S.A. es propietaria de la marca de fábrica RIKESA para proteger “pasta para untar”, marca que se encuentra registrada en Venezuela desde el 25 de abril de 1986.

   Sostiene que la denominación RYKA no es suficientemente distintiva y que “no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incurriendo por tanto en las expresas causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 83 literales a), d) y e); Artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; indica además que “la solicitud presentada por la compañía Rika, Inc. para registrar RYKA no cumple con los caracteres legales de la marca RIKESA que son especialidad, originalidad y eficacia distintiva”.

   Alega que entre el signo que se pretende registrar y su marca “existe similitud visual, fonética y auditiva (sic), lo que trae consigo que las marcas se confundan a primera vista …la identidad de las marcas llevaría necesariamente a confusión en el público consumidor quien será fácilmente inducido a error, engañándose de esta manera al público consumidor, respecto de la procedencia de los productos pues inevitablemente creería que se trata de los de mi representada”.

   Argumenta que su marca “es notoriamente conocida en el Ecuador” por lo que al registrarse la denominación RYKA similar a RIKESA se “estaría beneficiando indebidamente de la fama y prestigio de la marca de mi representada. Esta actitud se conoce dentro del derecho marcario como ‘competencia desleal’”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegada del Procurador General del Estado contesta a la demanda y deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) ilegitimidad de personería del demandado; (iii) nulidad del proceso; (iv) improcedencia de la acción; (v) legitimidad del acto administrativo impugnado dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial; y, (vi) caducidad del derecho y prescripción de la acción.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda.

   El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tampoco contesta a la demanda.

   La compañía RYKA INC. manifiesta que “el recurso interpuesto carece de todo fundamento de hecho y de derecho” y que “la resolución impugnada es perfectamente legal y válida porque las marcas en controversia no son similares ni en lo gráfico ni en lo visual (sic) y además protegen productos de distinta naturaleza”, por lo que pide “... rechazar el recurso y confirmar la vigencia y validez de la Resolución del Director”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante Decisión 500);

   Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 por ser estas las disposiciones sustanciales aplicables en el caso de autos, toda vez que la solicitud de la concesión del registro de la marca RYKA se efectuó durante la vigencia de la Decisión 313, se presume que las observaciones también se realizaron en vigencia de esta misma Decisión, aunque la concesión del registro y el rechazo de las observaciones se produjeron en vigencia de la Decisión 344. Sin embargo respecto de los requisitos y procedimiento de observaciones la norma aplicable es la Decisión 313, advirtiéndose además que los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 han sido reproducidos en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 respectivamente, por cuya razón se interpretarán las normas contenidas en los indicados artículos de la Decisión 313, cuyos textos son:

   Decisión 344

Disposiciones Transitorias

Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Decisión 313

Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate:

(...)

.

Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida...