PROCESO No. 74-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 74-IP-2003

Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Marca: “A + gráfica”.

Expediente Interno: N° 3286.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de septiembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales d y e, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 31 de julio de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según la Resolución 15734, “la sociedad AMERICAN BRANDS … presentó solicitud de registro de la marca A CON LA FIGURA DE UN PIELROJA (ETIQUETA), para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª. del artículo 2° del Decreto 755 de 1.972”. Del texto de la demanda, reformada por la actora, se desprende que la solicitud de registro fue presentada el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos.

   La Resolución agrega que “publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial … la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., y la Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. ... formularon oposición dentro del término legal”; y que en el expediente administrativo “reposa un desistimiento de la oposición presentada por el apoderado de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.”.

   El consultante informa que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante, el día 17 de abril de 1986, dentro del término legal, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) … argumentando que es la titular en Colombia de la marca PIELROJA + GRAFICA para los mismos productos para los cuales se solicitaba el registro de la marca A + GRAFICA; además de la semejanza entre esta (sic) y la marca PIELROJA + GRAFICA por ser confundible con ella por la gráfica, puesto que ambas marcas utilizan figuras de cabezas de indios de gran similitud. Finalmente, sostuvo que la marca PIELROJA + GRAFICA es notoriamente conocida en Colombia en relación con los productos de la misma clase, como quiera que distingue productos de gran consumo popular (cigarrillos) hace 75 años, razón por la cual el público consumidor incurriría en error por caer en una confusión directa o indirecta originada la similitud visual e ideológica de las marcas en cotejo, según la terminología marcaria”.

   Manifiesta además el consultante que “Mediante la Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PROTABACO S.A. (sic) y en consecuencia negó el registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) a la sociedad AMERICAN BRANDS INC, para distinguir productos de la clase 30, basándose en que tanto en la marca que se pretende registrar como en la marca anteriormente registrada el elemento denominativo como el gráfico es confundible, puesto que existen semejanzas que puedan (sic) inducir al público en error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión”; y que “Inconforme con la decisión antes mencionada el apoderado de la sociedad AMERICAN BRANDS INC interpuso en su contra recurso de apelación, el cual fue resuelto, mediante resolución núm. 2389 de 1 de noviembre de 1994, revocando en todas sus partes el contenido de la resolución en comento y concediendo el registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) para distinguir productos de la clase 30 internacional”.

   Cabe referir adicionalmente que, según la parte actora, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. “fue titular hasta el año de 1988, de los registros marcarios ... para la marca nominativa PIELROJA”; que “fue titular hasta el año de 1992, de los registros marcarios números ... Todos ellos para la marca gráfica INDIO”; que “fue titular hasta el año de 1984, de los registros marcarios números ... Todos ellos para la marca nominativa PIELROJA”; que “fue titular hasta el año de 1984, del registro N° 33.512, marca PIELROJA + GRAFICA ... clase 34”; y que “es actualmente titular de la marca INDIO (GRAFICA), registro N° 80.7 para distinguir productos de la clase 34, y vigente hasta el 19 de agosto de el (sic) 2003”.

   1.2. Cuestión de derecho

   En su demanda, la actora denuncia la “Violación de los artículos … 81 y 82 literal a) de la Decisión 344”, puesto que “Es incuestionable la existencia de la confundibilidad entre las marca (sic) INDIO (FIGURA) Y PIELROJA + GRAFICA de mi representada y la confundibilidad de la marca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA concedida mediante la Resolución aquí impugnada”; que “la marca gráfica A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, es confundible con las marcas notorias INDIO (GRAFICA) Y PIELROJA + GRAFICA ... por cuanto la primera reproduce el elemento principal de las segundas, razón por la cual adolece de distintividad”; que “desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión entre las marcas anteriormente mencionadas por cuanto las dos evocan una misma idea, cual es el INDIO PIELROJA, que durante el transcurso del tiempo ha identificado el producto cigarrillos PIELROJA fabricado por mi poderdante”; que “Las anteriores normas han sido violadas por cuanto la confundibilidad sí existe. Si bien es cierto, ella no se puede predicar de la marca INDIO (GRAFICA), no renovada para amparar productos de la clase 30; la Administración estaba en la obligación de realizar el cotejo marcario y determinar el grado de confundibilidad frente a las marcas INDIO (gráfica) y PIELROJA + GRAFICA, existentes en otras clases ... y en especial, frente a la marca notoriamente conocida INDIO (GRAFICA) ... clase 34”; y que “la Superintendencia ... se encontraba en la obligación de efectuar el cotejo marcario, frente a la marca INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA ... por cuanto la marca solicitada (sic) ... se presta a confusión ya que reproduce la parte esencial de las mismas, que es el INDIO PIELROJA, notoriamente conocido”.

   La actora denuncia también la “Violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344”, toda vez que “el otorgamiento del registro de la marca ‘A’ ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA ... para amparar productos de la clase treinta (30) internacional, permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que éstos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., y que dicha compañía se ha dedicado o ha incursionado en el ramos (sic) de las bebidas alcohólicas”.

   En la demanda se denuncia además la “Violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344”, por cuanto “si la División de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca INDIO (FIGURA), expreseamente (sic) reconoció la notoriedad del signo distintivo CABEZA DE UN INDIO PIELROJA, con el cual la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A., ha identificado su producto de cigarrillos PIELROJA”. Por otra parte, en la citada demanda se señala que “El uso reiterado del signo consistente en la figura de un INDIO PIELROJA por más de setenta (70) años ha llevado a que éste sea notorio dentro del territorio nacional”; que la “COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. desde el momento de su creación ha encaminado todos sus esfuerzo (sic) en acreditar su producto principal CIGARRILLOS PIELROJA, identificándolo con el signo consistente en la figura de un INDIO PIELROJA, logrando así que los consumidores asocien la figura de un indio PIEL ROJA con este producto, es decir que la relación del consumidor con el producto queda representada por la impresión del signo en su memoria”; y que “al momento de presentarse la solicitud de la marca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA ... el 5 de marzo de 1982, el signo consistente en la figura de un indio pielroja ... ya era notoria dentro del mercado nacional ... porque constituye el elemento esencial y característico de las marcas notorias INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA”.

   Por último, denuncia la actora la “Violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344”, visto que “las marcas INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de mi poderdante cumplen a cabalidad cada uno de los criterios que la Ley ha establecido para establecer si una marca es notoriamente conocida”. Y señala que “Las causales de nulidad anteriormente reseñadas son igualmente predicables de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto las aquí expuestas reproducen las de aquella Decisión”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante da cuenta de que “el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Por su parte, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “… la Decisión 313 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y...