PROCESO 63-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 63-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS”. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso interno Nº 6752.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio de 2003, relativa a los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6752.

El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la mencionada Superintendencia:

( N° 07119 de 31 de marzo de 2000, mediante el cual, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “composición fungicida que comprende (metalaxilo) éster metílico de N-(2,6-dimetilfenil) –N-(metoxiacetil)-DL-, alanina y (benalaxilo) éster metílico de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos”.

( Nº 15986 de 19 de julio de 2000, a través del cual, el mismo Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 07119, la cual fue confirmada.

2) Hechos

De los señalados por el consultante en su solicitud de fecha 22 de noviembre de 2002, y complementados con los documentos incluidos, se desprende que:

La sociedad CIBA GEIGY AG., por medio de apoderado, solicitó el 5 de julio de 1995, el otorgamiento de patente de invención titulada “Composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos”, habiéndose reivindicado en la misma solicitud prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente. Lo anterior se hizo —conforme manifiesta la demandante— con fundamento en el artículo 12 de la Decisión 344, “según el cual, la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia en el expediente No. 95029313 para todos los efectos legales es el 11 de julio de 1994”.

El 20 de junio de 1997, la sociedad CIBA GEIGY AG. pidió se anote el cambio de nombre como solicitante de la patente por el de NOVARTIS AG.

Mediante Auto Nº 2219, de 13 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante de patente, que en el término máximo de 3 meses hiciera valer los argumentos que consideraba pertinentes “en relación con el concepto técnico de fondo No. 761 sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico el 17 de junio de 1999”. En dicho concepto técnico “el examinador indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Index’ (Indice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,… afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención…”.

Por escrito de 5 de octubre de 1999, la solicitante respondió al auto de 13 de julio, “exponiendo claramente los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico”.

A través de la Resolución 07119, de 31 de marzo de 2000, la Administración negó el privilegio de patente para la invención solicitada, “con fundamento en que la composición fungicida y el procedimiento reivindicados carecían de novedad y nivel inventivo”. Interpuesto el recurso de reposición, mediante Resolución 15986 de 19 de julio de 2000, se confirmó la decisión anterior.

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad NOVARTIS AG., señala como violados los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentándose en que el artículo 1 establece que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones nuevas, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Que el artículo 2 establece que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que significa que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Para que la invención pierda la calidad de novedosa es necesario que esté comprendida, en su totalidad, en el conjunto de conocimientos existentes que sean aplicables al proceso industrial. Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. La jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventos no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan (sic) como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica”. Señala también el demandante que “no sería ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad de una invención… basada en que alguno o algunos de los componentes del invento hacen parte del estado de la técnica… esto fue lo que hizo la… Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente para la invención de mi mandante”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 4 de la Decisión 344, afirma el demandante que se considera que una invención tiene nivel inventivo “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”; lo que le lleva a afirmar que “La composición fungicida que se pretende proteger tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas novedosas (tal como la mejorada y aumentada biodegradación), NO (sic) es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tan es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad no se conocían composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos que la composición reivindicada”; que “NOVARTIS AG realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia… de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 11 de julio de 1994 (fecha de presentación de...