PROCESO 59-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: “ROLAND diseño de letras”. Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno Nº 6805-2000-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 12 de junio de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 6805-2000 MP.

El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es presentada por la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado, y la compañía AMERICAN ROLAND FOOD CORP., ésta última, según el Juez Consultante, interviniendo como tercera interesada.

   La actora sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. a través de juicio verbal sumario pretende se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución:

   ( N° 973352 de 14 de septiembre de 1999, mediante la cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, para proteger productos de la Clase Internacional 29, a favor de AMERICAN ROLAND FOOD CORP.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 395-TDCA-2S de 19 de mayo de 2003, y complementados con los documentos incluidos como anexos, señalan:

   El 20 de septiembre de 1997 la sociedad AMERICAN ROLAND FOOD CORP., por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca “ROLAND diseño de letras” para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 29, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 392 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El 16 de octubre de 1998, la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. presentó observaciones al registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, por ser propietaria del “registro previo de la marca notoriamente conocida ROLAND ETIQUETA ... para proteger productos de la Clase Internacional No. 25” (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). El 22 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 973352, “niega la observación presentada, pues en su criterio AMERICAN ROLAND FOOD CORP tiene mejor derecho sobre la marca solicitada y dada la naturaleza de los productos que ampara no causaría confusión en el público consumidor; por tanto ordena la continuación del trámite de registro de la denominación (sic) ROLAND DISEÑO DE LETRAS ... y la emisión del título correspondiente”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., indica que “los signos ROLAND ETIQUETA y ROLAND DISEÑO DE LETRAS, son idénticos por lo que de aceptarse el registro del segundo se produciría confusión y error en el público consumidor”; y que “Resulta evidente ... la identidad en el orden fonético y auditivo, y la semejanza en el orden gráfico visual”. Citando la sentencia de este Tribunal emitida en el Proceso 01-IP-87, reitera su criterio sobre la identidad de los signos en conflicto, señalando que por ello “la confusión es un hecho”. En relación a este tema, también manifiesta que entre las marcas “ROLAND ETIQUETA” y “ROLAND diseño de letras”, existe una innegable y evidente identidad ortográfica y fonética, por lo que “de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”.

   La sociedad demandante cita el artículo 81 de la Decisión 344, señalando que “la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS no es suficientemente distintiva, es decir, no posee poder diferenciador frente a la marca ya registrada en Ecuador ROLAND ETIQUETA”. Finalmente, sostiene que dicho signo “no puede registrarse como marca ya que el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 ... es absolutamente claro al expresar que no son registrables como marcas los signos que no constituyan marca según el artículo 81 ... o que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

   Como pretensión “demando en acción subjetiva o de plena jurisdicción ... a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución 973352 ... se deje sin efecto y se niegue el registro de la marca ROLAND DISEÑO DE LETRAS ...”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda de la siguiente manera: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; (ii) ratifica la Resolución No. 973352 “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”; y, (iii) al momento de dictar sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda.

   El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado “comparece con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, según el consultante “no contesta la demanda”.

   Audiencia de Conciliación, el 25 de junio de 2002, se lleva a cabo la Audiencia de Conciliación, en la que American Roland Food Corporation, tercero interesado conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, comparece y dice:

   Que “tiene registradas las marcas Roland en varios países de América, tales como: Colombia, Bolivia, Perú ... marcas que protegen los productos de clases internacionales: 29, 30 y 32”.

   Que American Roland Food Corporation es legítima propietaria de la marca ROLAND, “denominación que ha cobrado total notoriedad, misma que ha rebasado los límites internos de su país de origen ... para convertirse en marca de renombre ...”; que en el Ecuador su marca es “usada con singular éxito y prestigio, estando los productos con los que identifica esta marca en los principales supermercados y tiendas del país”. Así mismo, señala que la marca ROLAND “es novedosa, es visible y suficientemente distintiva, ya que tiene un diseño especial de letras y su etiqueta es inconfundible de cualquier otra, por lo que bajo ningún concepto se puede aceptar la versión de que al permitir el registro esta denominación causaría confusión en el público consumidor”; por lo que sostiene que es “inaceptable creer que el público no diferencie entre lo que son productos comestibles ... que contempla la clase internacional 29 y que protege la marca ROLAND diseño de letras de mi representada, con calcetines que ampara la marca ROLAND de la parte contraria”, indicando ser imposible, “fuera de toda lógica pensar que el consumidor solicite un par de calcetines o medias y el vendedor por error le de pescado, carne, un frasco de mermelada o un producto similar a estos últimos”, por lo que insiste en que la marca ROLAND, clase 29, no causa engaño ni confusión a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, protección y procedencia de los productos que ampara.

   Que la marca Roland cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y que “individualiza y singulariza en el mercado sus productos alimenticios”.

   Concluye oponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) improcedencia de la acción; (iii) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción; (iv) negativa de la confusión entre las marcas en controversia; (v) total validez de la resolución impugnada; (vi) falta de derecho de la actora para proponer la acción; (vii) “coexistencia pacífica con la marca de la...