PROCESO 54-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito e interpretación de oficio de los artículos 83 literal b) y 84 de la misma Decisión. Marca: MC POLLO. Actor: AVIDESA. S.A. Proceso interno Nº 4307-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 19 de mayo de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 4307 ML.

El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es presentada por el apoderado especial de AVIDESA S.A. siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Procurador General del Estado y como tercero interesado, según el consultante y el demandante, interviene MCDONALD’S CORPORATION.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 394-TCA-DQ-1S-4307-ML de 16 de mayo de 2003 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   Que el 26 de julio de 1994, la compañía McDONALDS CORPORATION, presentó solicitud de registro del signo MC POLLO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos).

   Con relación a las observaciones, cursa en autos la Resolución Nº 0960775, por la que se rechazan cuatro observaciones presentadas y se concede el registro de la denominación Mc Pollo a favor de MCDONALDS CORPORATION.

   Dicha Resolución indica que, a la solicitud de registro del signo MC POLLO a favor de MC DONALDS CORPORATION para distinguir servicios de la Clase 42, el apoderado de Procesadora Nacional de Aves C.A. PRONACA presentó primera observación, por ser titular de las marcas denominativas “MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO; MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO (diseño) y las solicitudes de registro de las denominaciones ‘MR.’; MR ‘POLLO” para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 29, 30, 31, 5 y 42.

   El apoderado de Avidesa S.A. presentó segunda observación al registro del signo solicitado, por ser titular de las solicitudes de registro de los signos “MAC POLLO; McPOLLO SU POLLO RICO+gráfica; MAC POLLO+gráfica; MAC POLLO en Colombia”, que distinguen productos y servicios de las Clases 29 y 42, además de nombre comercial.

   La representante legal de McDonald’s Cia. Ltda. presentó tercera observación al registro del signo solicitado “ya que su representada es titular del nombre comercial denominado ‘MC DONALDS’”. Además presentó cuarta observación por ser titular del nombre comercial MC DONALDS.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechaza las cuatro observaciones presentadas argumentando básicamente que “la denominación solicitada por McDonald’s Corporation, así como las del resto de su propiedad, no solo son notorias, sino como la doctrina enuncia son marcas famosas y de alto renombre, que constituyen una especie dentro de la categoría las (sic) marcas notorias, pues su uso se ha hecho tan intenso a nivel internacional, que no solo es conocida por el sector de los consumidores que adquieren el género de productos o servicios que individualiza (caso de las marcas notorias) sino que es reconocida por la generalidad del público de varios países, idiomas, culturas, sean o no consumidores de ese producto o servicio”, finalmente declaró que se “rechazan las cuatro observaciones presentadas y se concede el registro de la denominación solicitada ... ordenándose la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo ...”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora compañía AVIDESA S.A. indica que tiene registradas, en la República de Colombia, las marcas: MAC POLLO para distinguir servicios de la Clase 42, MC POLLO SU POLLO RICO+GRÁFICA para distinguir productos de la Clase 29, y la solicitud de registro del signo MAC POLLO +GRÁFICA para distinguir también productos de la Clase 29 y el nombre comercial MAC POLLO.

   Manifiesta de que la solicitud para registro del signo Mc Pollo “es irregistrable, en razón que no cumple, y al contrario contraviene lo dispuesto en las normas contenidas en la Decisión 344”, toda vez que entre los signos en pugna “fonética, auditiva, gráfica e ideológicamente existe toda similitud e identidad, ya que la simple lectura de ambas denominaciones se desprende la total identidad entre ambos signos” por lo que el signo solicitado “induciría a error al público sobre la procedencia de los productos y sobre el fabricante ... la marca de producto (sic) solicitada es irregistrable fundamentalmente porque contraviene el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344...”.

   Sostiene que su marca es notoriamente conocida y que “tratándose las marcas de mi mandante de marcas notoriamente conocidas, tiene la plena protección que les otorga la ley, no solamente en protección de los derechos de su titular, sino también en los del público consumidor, más cuando se trata, como lo es en este caso, de productos de amplio consumo en relación con los cuales cualquier posible confusión se acentúa”.

   Argumenta que presentaron todas las pruebas que fundamentan lo expuesto en la demanda y que demuestran que “la marca (sic) Mc Pollo es irregistrable”.

   Finalmente pretende que se revoque la Resolución Nº 0960775 de 8 de julio de 1997, se restituya su derecho y se “ordene el rechazo de la solicitud de registro de la marca (sic) de servicios McPollo”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Directora Nacional de Patrocinio del Estado, delegada del Procurador General del Estado comparece “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”.

   El Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Delegado del Procurador General del Estado, comparece manifestando “me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica (sic) demanda propuesta por la Actora” sin que empero conste en el expediente la contestación por parte del indicado Ministro a la que adhiere.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, manifiesta que “impugna la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente indebidamente pedido y actuado”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no se interpretará el artículo 93 de la misma Decisión y de oficio se interpretarán los artículos 83 literal b) y 84 de la Decisión 344 por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son:

   Decisión 344

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   ...