PROCESO 71-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 71-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED.

Marca: “RETROHAVIRAL”. Proceso interno N° 6299.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de julio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de agosto del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la firma GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 1368, de 30 de enero de 1999, mediante la cual la mencionada Superintendencia concedió el registro para la denominación “RETROHAVIRAL” como marca, solicitada por la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, declaró infundada la “oposición” presentada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con base en la marca de su propiedad “RETROVIR”, que distingue productos también de la clase 5.

   - Nº 14310, de 22 de julio de 1999, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 25897, de 30 de noviembre de 1999, por la cual el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto y, confirma lo decidido en la Resolución inicial Nº 1368.

   Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia “rechace” el registro de la marca RETROHAVIRAL.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 27 de enero de 1998, la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “RETROHAVIRAL” como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de la solicitud fue publicado el 30 de abril de 1998, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 459, Pág. 74.

   - El 12 de junio de 1998, fue presentada observación por parte de la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca notoriamente conocida “RETROVIR”, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5.

   - El 30 de enero de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 1368, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación solicitada.

   - La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 22 de julio de 1999 fue resuelto dicho recurso, por medio de Resolución Nº 14310 que confirmó la Nº 1368, en todas sus partes.

   - El 30 de noviembre de 1999, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 25897 por la cual, al resolver el recurso de apelación, igualmente propuesto, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotando de esta forma la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED manifiesta, que la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “RETROHAVIRAL”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, respecto de la cual formuló “oposición” argumentando semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca de su propiedad “RETROVIR” que ampara productos también de la Clase Internacional 5.

   Alude la violación del artículo 81 de la Decisión 344, por considerar que “la Administración ignoró que la marca RETROHAVIRAL carece del requisito de distintividad que exige esta norma, por su obvia similitud ortográfica, visual y fonética con la marca RETROVIR.”, produciendo riesgo de confusión entre los respectivos consumidores.

   Sostiene que el artículo 83, literal a) de la aludida Decisión fue violado por la Administración, al declarar infundada la “oposición” presentada, pues “el Jefe de la División de Signos Distintivos, así como el Superintendente de la Propiedad Industrial ignoraron ampliamente la obvia similitud gráfica, fonética y conceptual que se presenta entre la marca notoria RETROVIR de mi mandante y la marca RETROHAVIRAL de la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA.”

   Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia al expedir su resolución y declarar infundada la observación, sostiene que “la Administración no podía partir de la afirmación errada de que RETRO es un prefijo común en la Clase 5, y simplemente analizar los demás elementos que componen las marcas enfrentadas.”

   En el mismo sentido manifiesta que las marcas en conflicto son similares y que “su coexistencia le creará al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado.”

   Manifiesta también, que “la marca RETROHAVIRAL pretende amparar los mismos productos que se amparan con la marca RETROVIR, consistentes en un producto antiviral”. Recalca que “la marca RETROVIR de mi representada fue utilizada por primera vez por mi representada en 1987 para distinguir la primera medicina anti-viral desarrollada para uso en adultos y niños contra el VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (Human inmunodeficiency Virus (“HIV”) o comúnmente conocido SIDA.”.

   Considera, adicionalmente, que la marca RETROVIR ha sido promocionada en casi todos los países del mundo incluyendo Colombia y otros de la Comunidad Andina, logrando “un muy buen posicionamiento en el mercado, ya que siendo la primera droga desarrollada para este tipo de enfermedades su demanda ha sido muy alta”.

   Al señalar la violación del artículo 83, literal d), manifiesta que la administración no tomó en cuenta “el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR en el mercado mundial para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5.”

   Describe la utilización de su marca en algunos países, destacando la notoriedad de la misma, y afirma que “…todas estas pruebas nos demuestran claramente que la marca RETROVIR también es notoriamente conocida en Colombia, y que se encuentra muy bien posicionada en el mercado nacional de productos farmacéuticos.”

   Concluye aseverando, que “la administración al momento de realizar la comparación de las marcas RETROVIR y RETROHAVIRAL ha debido tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR, fundamento de la observación y, partir de este hecho al realizar su estudio, por cuanto esta clase de marcas gozan de una especial y mayor protección, con el fin de evitar que terceros se beneficien del buen nombre y difusión que tienen estas marcas en el mercado.”

   En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 32-IP-96 y 34-IP-98.

   c) Contestaciones a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Manifiesta que con la expedición de las resoluciones aludidas “no se ha incurrido en violación de normas contentivas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   Sostiene la legalidad de los actos realizados y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

   Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 22-IP-96 y 1-IP-87.

   Respecto a la violación del artículo 83 de la aludida Decisión, sostiene, en lo fundamental, que “la marca “RETROHAVIRAL” solicitada por la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA, para productos de la clase 5, es...