PROCESO No. 62-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 62-IP-2003

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344. Proceso Interno Nº 7196. Actor: Sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. Marca: PREPOTEN (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 0931, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 7196, oficio que fue recibido el 20 de junio de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de julio de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La demandante es la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC.

   La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 18 de mayo de 1994, el ciudadano WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ solicita el registro de la marca PREPOTEN (nominativa) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

   Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. presentó observaciones aduciendo que el signo PREPOTEN (nominativa) incurre en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal a) del artículo 83 pues: “La expresión que se solicita a registro “PREPOTEN” carece de distintividad, elemento indispensable para ser admitida a registro como marca, pues es semejante desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético con la marca “PREPODYNE” de mí representada hasta el punto de hacerlas confundibles e inducir a error en los consumidores”.

   Mediante Resolución No. 12294 de 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declara infundada la observación presentada por la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. y concede el registro de marca PREPOTEN para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ.

   La sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

   Mediante Resolución No. 010107 de 21 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 12294 y concedió el recurso de apelación interpuesto por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. Posteriormente, mediante Resolución No. 28125 del 31 de octubre de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 12294, y declaró agotada la vía gubernativa.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 12294, 010107, y 28125.

   Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro correspondiente a la marca PREPOTEN concedida a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ para distinguir los productos de la Clase 5 solicitada.

   Señala la demandante que los actos administrativos pretendidos violan el ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial, en la medida en que no fueron aplicados al presente caso. Sobre el particular, señala que la norma no aplicada es el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que la expresión PREPOTEN “... carece de distintividad... ya que su núcleo o parte sobresaliente presenta identidad susceptible de inducir al público a error con la marca “PREPODYNE”... En efecto, no podemos desconocer que la raíz PREPO, asume el papel más importante dentro del conjunto marcario PREPOTEN, de tal manera que el público consumidor recordará la marca por la expresión más sobresaliente, la cual sin duda es la que más queda grabada en la mente del público consumidor”. En este sentido, añade que “la expresión PREPO, además de constituirse en las primeras sílabas de la marca PREPODYNE, se constituye también en su núcleo principal... lo cual hace que ellas [las expresiones PREPOTEN y PREPODYNE] presenten semejanzas tales que el público se verá inducido a error, ya que la composición morfológica, gráfica y fonética de ambas marcas es muy similar. Es también necesario tener en cuenta que, visualmente, al estar las dos marcas conformadas por sílabas PREPO como elemento principal, la percepción inicial resulta idéntica al consumidor medio lo cual lo induce de manera necesaria a error...”.

   Aduce la actora que “La confusión se acentúa si tenemos en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase quinta (5) de la Clasificación Internacional, lo cual sin lugar a dudas incrementa las posibilidades de confusión...”.

   La actora fundamenta jurídicamente su demanda en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.

   2.3. Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas requeridas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Sostiene la demandada que “(...) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente... y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 12294 del 17 de mayo de 1996 declarando infundadas las observaciones presentadas por la parte demandante y concediendo el registro de la marca ”PREPOTEN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por el señor WALTER DIAZ”.

   Añade la demandada que “Efectuado el examen comparativo de las marcas “PREPOTEN”’, clase 5 (solicitada), frente a “PREPODYNE”, para distinguir los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

   Adicionalmente manifiesta la demandada que “(...) resulta importante destacar lo que ha sostenido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la sentencia del 1 de junio de 1998 dentro del proceso 5404, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en el cual se expresa en uno de sus apartes: (...) ‘La Sala, siguiendo reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deban entrar en comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales’ (...)”. Por tal motivo, sostiene la demandada que hay “(...) inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate... En consecuencia, la marca “PREPOTEN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados”.

   Finalmente, concluye la demandada que “Los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía...