PROCESO 65-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ABBOTT LABORATORIES. Marca: “GENFAR” (mixta). Proceso interno N° 5213.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 20 de junio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de julio del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la firma ABBOTT LABORATORIES, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la firma LABORATORIOS GENFAR S.A.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la firma ABBOTT LABORATORIES demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 008937, de 8 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad ABBOTT LABORATORIES, con base en la solicitud prioritaria para la marca figurativa “A” (etiqueta), y concede el registro para la denominación “GENFAR” (mixta) como marca, solicitado por la sociedad LABORATORIOS GENFAR S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 5.

   - Nº 30225, de 27 de noviembre de 1997, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 1006, de 15 de mayo de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y se ratifica lo decidido en la Resolución inicial Nº 008937.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 15 de mayo de 1987, la firma LABORATORIOS GENFAR S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “GENFAR” (etiqueta) como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de la solicitud fue publicado el 10 de marzo de 1989, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 341.

   - El 26 de abril de 1989, fue presentada observación por parte de la firma ABBOTT LABORATORIES, con fundamento en la solicitud prioritaria presentada respecto de la denominación “A” (etiqueta) como marca, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5.

   - El 8 de abril de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, emitió la Resolución Nº 008937, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro de la denominación solicitada.

   - La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 27 de noviembre de 1997 fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 30225 que confirmó la Nº 008937, en todas sus partes.

   - El 15 de mayo de 1998, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 1006 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada, en todas sus partes.

   b) Escrito de demanda

   Manifiesta la actora, que la sociedad Laboratorios GENFAR S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “GENFAR” (mixta), destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, a la cual la sociedad ABBOTT LABORATORIES formuló oposición argumentando la existencia de un registro prioritario para la denominación figurativa “A” (etiqueta), signado con el número 200.080 (hoy, certificado Nº 45.957), consistente en “una columna vertical gruesa que se inicia en la parte inferior derecha de la etiqueta, curvándose hacia la izquierda a una altura mayor de la mitad de la etiqueta y disminuyendo su grosor hasta quedar cortada por la línea vertical izquierda de la propia etiqueta”, solicitada para amparar productos también de la Clase Internacional 5.

   Fundamenta la igualdad entre la marca GENFAR y la solicitada con anticipación por su mandante; señala la similitud entre los productos a ser protegidos, destacando que “…las marcas fueron solicitadas en la Clase 5 que ampara productos farmacéuticos, lo cual causa que la confusión por parte del público consumidor pueda tener fatales consecuencias.”

   Entre sus fundamentos de derecho, la actora manifiesta la violación del artículo 81 al considerar que “la Administración ignoró ampliamente la similitud gráfica entre sus marcas y el signo ‘GENFAR’, al acoger la teoría de que en las marcas mixtas generalmente predomina el elemento denominativo y que, por lo tanto, teniendo en cuenta que la marca de la actora era solamente figurativa no podría haber confusión entre ellas.”

   Al referir la violación del artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que las marcas en conflicto son confundiblemente semejantes, pues su signo “A” (etiqueta) “…fue tomado por LABORATORIOS GENFAR S.A., quien le agregó un elemento denominativo, imitando el tipo de letra de su marca, por lo que, en su opinión, carece de distintividad”.

   Sostiene que “la marca figurativa tiene como función dar una identidad visual de la empresa que la utiliza, lo que permite que el consumidor reconozca el origen de los productos con tan solo una mirada sin tener que leer las palabras.”

   Expresa que “el perjuicio que el registro de esta marca causa a mi mandante es incalculable, pero no es el único, existe también el perjuicio al público consumidor, quien se ve afectado al encontrar estas etiquetas tan similares en el mercado y puede confundirse respecto del origen de los productos farmacéuticos.”

   Finalmente asevera que la marca “A” (etiqueta) es una marca notoriamente conocida en diferentes países, precisando sus registros obtenidos en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

   Recalca, por otra parte, que “Abbott Laboratories no sólo era el propietario en Colombia de estas dos etiquetas sino que Genfar utilizó estas dos marcas de mi mandante notoriamente conocidas en el mundo farmacéutico, ya que usó los logotipos corporativos de mi mandante, y los combinó para crear su etiqueta que pretendía registrar”.

   c) Contestaciones a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; señala que “de los documentos obrantes en el expediente Nº 92-248.494, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “GENFAR” (mixta), presentada por la Sociedad Abbott Laboratorios, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”.

   Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, argumenta que “es de manifestar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca “GENFAR” (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión y por lo tanto, es registrable conforme a las normas comunitarias.”.

   Respecto a la violación del artículo 83...