PROCESO 51-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: “ROLAND diseño de letras”. Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno Nº 6803-EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 30 de abril de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 6803-EG.

El auto de dieciocho de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es presentada por la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado, y la compañía AMERICAN ROLAND FOOD CORP., ésta última, según el Juez Consultante, interviniendo como tercero interesado.

   La sociedad actora TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción a objeto de que se declare la nulidad de la Resolución:

   ( N° 973742 de 22 de septiembre de 1999, mediante la cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 32, a favor de AMERICAN ROLAND FOOD CORP.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 290-TCA-DQ-1S-EGF de 28 de abril de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 20 de septiembre de 1997 la sociedad AMERICAN ROLAND FOOD CORP., por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca “ROLAND diseño de letras” para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 32, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 392 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). El 16 de octubre de 1998, la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. presentó observaciones al registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, por ser propietaria del “registro previo de la marca notoriamente conocida ROLAND ETIQUETA ... para proteger productos de la Clase Internacional No. 25” (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). El 22 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 973742, “niega la observación presentada, pues en su criterio AMERICAN ROLAND FOOD CORP tiene mejor derecho sobre la marca solicitada y dada la naturaleza de los productos que ampara no causaría confusión en el público consumidor; por tanto ordena la continuación del trámite de registro de la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS ... y la emisión del título correspondiente”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., indica que “los signos ROLAND ETIQUETA y ROLAND DISEÑO DE LETRAS, son idénticos por lo que de aceptarse el registro del segundo se produciría confusión y error en el público consumidor”; y que “Resulta evidente ... la identidad en el orden fonético y auditivo, y la semejanza en el orden gráfico visual”. Citando la sentencia de este Tribunal emitida en el Proceso 01-IP-87, reitera su criterio sobre la identidad de los signos en conflicto, señalando que por ello “la confusión es un hecho”. En relación a este tema, también manifiesta que entre las marcas “ROLAND ETIQUETA” y “ROLAND diseño de letras”, existe una innegable y evidente identidad ortográfica y fonética, por lo que “de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”.

   La sociedad demandante cita el artículo 81 de la Decisión 344, señalando que “la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS no es suficientemente distintiva, es decir, no posee poder diferenciador frente a la marca ya registrada en Ecuador ROLAND ETIQUETA”. Finalmente, sostiene que dicho signo “no puede registrarse como marca ya que el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 ... es absolutamente claro al expresar que no son registrables como marcas los signos que no constituyan marca según el artículo 81 ... o que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda de la siguiente manera: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; y, (ii) ratifica la Resolución No. 973742 “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   El Director de Patrocinio, encargado, delegado del Procurador General del Estado “comparece con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le corresponde resolver sobre la concesión o denegación de una marca “De conformidad con lo que dispone el Art. 95 de la Decisión 344 ...”; (iii) que la sociedad demandada “tiene registrada la marca ROLAND en varios países entre los cuales se encuentran Colombia, Bolivia y Perú con las que protegen productos de las clases 29, 30 y 32 por lo que tiene mejor derecho sobre la marca dentro de la Comunidad Andina”; y, (iv) que al tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos que amparan las marcas enfrentadas, “se considera que la mera analogía o identidad de las palabras que titulan las marcas no implica riesgo de confusión debido a que la marca solicitada está destinada a distinguir productos distintos y fácilmente diferenciables de los designados por la marca registrada”, señalando que el consumidor “no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos en cuestión”.

   AMERICAN ROLAND FOOD CORP., como tercero interesado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, manifiesta ser propietaria de la marca ROLAND, “denominación que ha cobrado total notoriedad, misma que ha rebasado los límites internos de su país de origen para convertirse en marca de renombre ...”; que en el Ecuador su marca “es usada con singular éxito y los productos que ésta ampara se hallan en los principales mercados del país”. Así mismo, señala que la marca ROLAND “es novedosa, visible y es suficientemente distintiva ya que tiene un diseño especial de letras y su etiqueta es inconfundible de cualquier otra, por lo que bajo ningún concepto se puede aceptar la versión de que al permitir el registro causaría confusión en el consumidor”; por lo que sostiene ser “inaceptable creer que el público no diferencie entre lo que son productos comestibles, tales como: cerveza, ale y porter (sic); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jugos; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, que son los productos que contempla la clase internacional 32 y que protege la marca ROLAND diseño de letras de mi Representada, con calcetines que ampara la marca ROLAND de la Contraparte”, indicando ser imposible, “fuera de toda lógica pensar que el consumidor solicite un par de calcetines o medias y el vendedor por error le dé una cerveza, un jugo, una gaseosa, un refresco o producto similar”, por lo que insiste en que la marca ROLAND, clase 32, no causa engaño ni confusión a los medios comerciales o al público consumidor. Concluye oponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii)...