PROCESO 32-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 32-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 93, 94 literal a), 95 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 344. Nombre Comercial: MAC PABLO. Proceso interno Nº 2113-93MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de julio del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 25 de marzo de 2003, sobre los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 96, 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 128, 143, 144 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literales a) e i), 136 literales a), b) y h), 192, 193 y 194 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2113-93-MP.

El auto de 14 de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es presentada por el mandatario de MCDONALD’S CORPORATION, son demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y como tercero interesado interviene el apoderado de Jens Larsen Espinosa.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 270-TDCA-2S de 19 de marzo de 2003 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 15 de noviembre de 1993, el apoderado del señor Jens Larsen Espinoza, solicitó el registro del nombre comercial MAC PABLO, bajo el trámite Nº 3570-93, publicado en la Gaceta 346 correspondiente al mes de noviembre de 1993 que salió en circulación el día 12 de abril de 1994.

   El 29 de junio de 1994 MCDONALD’S CORPORATION presentó observación al registro del nombre comercial MAC PABLO.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con lo que dispone el artículo 94 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por Resolución Nº 0943097 de 13 de marzo de 1995, no dio trámite a la observación presentada por el apoderado de Mc. Donald’s Corporation, y en tal virtud ordenó la continuación del trámite de registro de inscripción del nombre comercial MAC PABLO.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora MCDONALD’S CORPORATION sostiene que el señor Jeans (sic) Larsen solicitó el registro del nombre comercial MAC PABLO el 15 de noviembre de 1993 y que el 29 de junio de 1994 presentó observación con el fin de impedir que se inscribiera dicho nombre comercial, en virtud de tener registrado y haber usado el nombre comercial MCDONALD’S Y LOGOTIPO SOCIAL, además de tener registradas las marcas de fábrica MCDONALD’S Y LOGOTIPO SOCIAL.

   Argumenta que la Decisión 344 en su artículo 96, obliga a la oficina nacional competente, en este caso la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a examinar “si una solicitud de registro de una marca de fábrica es o no registrable, esto es, si contraviene o no las disposiciones previstas especialmente en los Arts. 81, 82 y 83, normas que son aplicables también al registro de nombres comerciales, de conformidad con el Art. 128 de la misma Decisión”. Por lo que, indica, que el Director Nacional de la Propiedad Industrial al ordenar la continuación del trámite de registro del nombre comercial MAC PABLO ha violado dichas normas, “puesto que la denominación MAC PABLO no puede registrarse por su evidente similitud y posibilidad de confusión con la denominación MCDONALD’S...”.

   Sostiene igualmente que el “Director Nacional de Propiedad Industrial ha violado las normas de los Arts. 143, 144 y 147 de la misma Decisión 344 y el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, al impedir que se de trámite legal a una demanda de oposición (sic)”.

   Manifiesta que “con este proceder, se incita a quienes imitan nombres comerciales y a quienes actúan contra el derecho de propiedad intelectual, al engañar a los consumidores y beneficiarse del prestigio y fama generados con el esfuerzo de terceros, lo cual constituye evidentemente un hecho ilícito”.

   También basa el presente recurso en el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, en las disposiciones de la Ley Contencioso Administrativa y en “el Art. 49 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   Finalmente solicita que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado y, en consecuencia disponga que no se dé trámite al registro del nombre comercial MAC PABLO, y se dé tramite (sic) a la oposición (sic) presentada; asimismo condene al Estado ecuatoriano a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, proponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) falta de derecho del actor para proponer su demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones “pues la acción procesal de oposición, fue reemplazada dentro de la legislación del Acuerdo de Cartagena en las decisiones 311, 313 y 344, por la figura de las observaciones”; (iii) improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, (iv) caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legalidad y validez de la resolución impugnada, toda vez que esta resolución es “una consecuencia de lo prescrito en el Art. 94, inciso primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   Sostiene que el 15 de noviembre de 1993, el apoderado del Sr. Jean Larsen, presenta solicitud de registro e inscripción del nombre comercial MAC PABLO y que el “demandante presenta...