PROCESO No. 61-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 61-IP-2003

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 102 eiusdem.

Parte actora: PEREZ COMPANC S.A.

Denominación: “PEREZ COMPANC”.

Expediente interno N° 6394.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de julio de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del año en curso; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Señala el consultante que “la sociedad PEREZ COMPANC S.A. presentó en Colombia el 28 de diciembre de 1998 una solicitud para el registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, para distinguir máquinas, herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, productos de la clase 7ª de la clasificación internacional de Niza” (Clase 7: “Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos”); que “el nombre de dicha sociedad, constituida en Argentina, fue adoptado por corresponder los apellidos de sus principales accionistas y funcionarios y ha venido siendo usado desde 1947”; que “la marca KOMPAC de titularidad de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC fue registrada en 1993 para distinguir, exclusivamente, ‘MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO DE PRENSA OFFCET’ (sic) y ha coexistido pacíficamente con PEREZ COMPANC”; que “ningún tercero presentó observaciones en contra de su registro, no obstante lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 19465 de 20 de septiembre de 1999 lo negó por considerar que era confundible con KOMPAC”; y que “contra tal acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente”.

   De la demanda se desprende además que “El registro original de la marca PEREZ COMPANC en la Argentina, coexiste pacíficamente con la marca KOMPAC desde la fecha en que fue esta última registrada en 1997, a favor de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC. tal y como se confirma en la certificación expedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina ...”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la actora denuncia “Que se quebrantó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 … por indebida aplicación, ya que la Administración concluyó, erradamente, que el signo ‘PEREZ COMPANC’ era confundible con ‘KOMPAC’, siendo que no es así, pues la marca solicitada es indisoluble y no puede cotejarse únicamente ‘COMPANC’ con ‘KOMPAC’, sin tener en cuenta ‘PEREZ’, que es igualmente distintiva dentro de la marca”; que “bajo ningún criterio, puede justificarse que la expresión ‘PEREZ’ es muy débil ya que una marca o expresión tiene esa connotación cuando es genérica o descriptiva de los productos o servicios que distingue”; que “si, en gracia de discusión, se tomara la expresión ‘PEREZ’ aisladamente, ella es distintiva al no presentar relación alguna con los productos comprendidos en la clase 7ª”; que “si bien los productos pertenecen a la misma clase no son capaces de inducir al público a confusión ya que la marca KOMPAC se encuentra limitada a un solo productos (sic), no pudiendo hacerse extensivo el derecho a los demás productos”; que “si los anteriores argumentos no son suficientes, debe tenerse en cuenta que las marcas pueden coexistir pacíficamente, como ocurre con otras, cuyo listado acompaña, que comparten una misma palabra”; que “hace notar la antigüedad en el uso y registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, a nivel mundial; que se trata de una marca usada como nombre comercial desde 1947”; y que “debe tenerse en cuenta el tipo de consumidores y de servicios a que se dirige la marca y la coexistencia en forma pacífica en el mercado, de las marcas enfrentadas”.

   En su demanda, la actora agrega que “La semejanza entre las marcas debe ser capaz de inducir al público a error y en nuestro caso la simple similitud fonética en una de sus partes no es suficiente para impedir el registro de la marca solicitada … La marca solicitada corresponde … al apellido completo de las personas que la crearon. Es importante como un todo, sin que pueda restársele valor al término inicial PEREZ el cual es tan distintivo como el término final COMPANC, para efectos de distinguir los productos de la clase 7 de la clasificación internacional … Es bien claro que la marca registrada y con base en la cual se rechaza el registro de la marca solicitada se encuentra limitada a un solo y particular producto de la clase, no pudiendo hacer extensivo su derecho a los demás productos de la clase … en caso de presentarse alguna similitud entre las marcas el registro de la marca KOMPAC se encuentra tan limitado, que su comparación con marcas que cubran otros productos de la clase debe ser benevolente … Si el titular de la marca registrada no ha querido oponerse a la marca solicitada por no considerar que esta (sic) represente un obstáculo a la comercialización de su único producto, mal puede la administración aplicar un criterio estricto y otorgarle más derechos al registro de la marca KOMPAC que los que el propio titular ha querido hacer valer”; que “No se trata pues de una marca que pretenda parecerse a ninguna otra registrada, sino una marca posicionada en el mercado y que representa una actividad comercial constante y fructífera por parte de la sociedad titular”; y que, en el presente caso, “los productos distinguidos con las marcas en conflicto son productos altamente técnicos … Son pues … productos costosos y de alto nivel técnico, que se dirigen en consecuencia a consumidores especializados”.

2. Contestación a la demanda

   De la contestación presentada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desprende que “Con la expedición de las resoluciones n° 19465 ... 26344 ... y 2310 ... no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca (sic) ‘PEREZ COMPANC’ (solicitada), frente a la marca ‘kOMPAC’ (sic) (registrada), para la clase 7 ... se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí...