PROCESO 42-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 42-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 107 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Marca: BSCH mixta. Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED Proceso interno Nº 7315.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 22 de abril de 2003, relativa a los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7315.

El auto de cuatro de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   La demanda es presentada por SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, pretende se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

   ( N° 20470 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 35.

   ( Nº 31166 de 30 de noviembre de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución Nº 20470.

   ( Nº 08757 de 27 de marzo de 2001, por la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 20470, la cual fue nuevamente confirmada.

   La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, como consecuencia de la nulidad impetrada y el restablecimiento de derecho, solicita se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el registro de la marca BSCH (mixto y combinación de colores).

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0579 de 24 de febrero de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, el 2 de diciembre de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BSCH (consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo y el derecho en color azul y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco) para distinguir servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorias; análisis de costo, investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación, servicios comprendidos en la Clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 488 de 31 de enero de 2000, no se presentaron observaciones.

   Por Resolución N° 20470 de 25 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 35, argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir servicios de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerando que al ser comparada con la marca solicitada es confundible.

   La sociedad actora interpuso en contra de la mencionada Resolución recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo el primero resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 31166 de 30 de noviembre de 2000 que confirma la Resolución Nº 20470, y el segundo por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 08757 de 27 de marzo de 2001 que, confirma nuevamente la resolución impugnada, declarando agotada la vía gubernativa.

   El 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la Clase 35.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. manifiesta que “no obstante haberse solicitado el registro, y haberse decidido en primera instancia, bajo la vigencia de la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), que era la legislación vigente al momento de proferirse la resolución No. 08757 de 27 de marzo del año 2001...”.

   Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo, y que la marca solicitada cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486, y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 35 ... evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.

   Manifiesta que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual, que “cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 35 son muy específicos, y tienen destinos también muy específicos y concretos, los productos (sic) de mi mandante identificados con el signo BSCH, son de planeación y desarrollo de proyectos, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores....”.

   Dice que “se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca de mi representada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo”.

   Finalmente sostiene que tiene un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a (sic) y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’...”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento de derecho para que prosperen.

   Que “con la expedición de las resoluciones Nº 20470 del 25 de agosto de 2000, 31166 de 30 de noviembre de 2000 y 8757 de 27 de marzo de 2001 ... no se incurrió en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa bajo la cual se expidió el acto impugnado”.

   Indica que “la Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 20470 del 25 de enero de 2000 negando el registro de la marca BSCH (mixta)” y que “es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptar la Oficina Nacional Competente en materia de marcas al momento de la expedición de los actos administrativos en mención”.

   Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca BSCH solicitada por la sociedad Santander Investment Limited ... frente a la marca BOSCH, registrada a favor de la sociedad Robert Bosch GMBH ... se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos...”.

   Manifiesta que la marca BSCH “no cumple con los requisitos establecidos en la misma Decisión 344 ... pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor ”.

   Finalmente sostiene que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ...”.

   Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO

   Que las...