PROCESO No. 6-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 6-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344. Actor: Compañía Lloreda S.A. Marca: FINOLIGHT (mixta). Proceso Interno Nº 6156.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2968, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6156. Oficio recibido el 16 de enero de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La parte actora es la Compañía Lloreda S.A., la que actúa mediante apoderado.

   La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA).

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1 Hechos

   La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro de la marca mixta FINOLIGHT (mixta), para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), solicitud a la cual correspondió el Expediente Nº 97 7333 y a la que no se adjuntó el documento que probara la existencia de dicha sociedad como lo exige el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344; además, de que el poder presentado por la solicitante tampoco cumplió con el requisito establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia.

   Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, el agente oficioso de la sociedad LLOREDA S.A. - antes LLOREDA GRASAS S.A. -, formuló observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta), argumentando que la misma es confundible con la marca EL FINÍSIMO, previamente registrada a su favor bajo el número 71505 de 13 de julio de 1970, vigente hasta el 13 de julio del 2000, para distinguir productos de la citada clase 29.

   Mediante Resolución No. 01881 del 11 de febrero de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró infundada la observación y otorgó el registro de marca FINOLIGHT (mixta) para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.

   La sociedad LLOREDA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

   Mediante Resolución No. 08385 de 4 de mayo de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se confirma el acto administrativo contenido en la mencionada Resolución Nº 01881; y mediante Resolución No. 23075 del 29 de octubre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se admite el recurso de apelación y se confirma también la citada Resolución Nº 01881.

   2.2 Fundamentos de la demanda

   La Compañía LLOREDA S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, declare nulas las Resoluciones No. 1881, No. 08385 y No. 23075. Asimismo, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro No. 224.234 correspondiente a la marca FINOLIGHT y el respectivo certificado de registro contenido en la citada Resolución No. 23075 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Argumenta la demandante que la solicitante del registro de marca FINOLIGHT (mixta), sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), no presentó documento que probara la existencia de la sociedad solicitante, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344.

   Dentro del término legal, la demandante presentó observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta) ante la confundibilidad entre ésta y la marca EL FINÍSIMO registrada con anterioridad a nombre de LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A.

   Señala la demandante que “el elemento predominante de la marca mixta solicitada lo constituye la denominación FINOLIGHT, no sólo por responder al elemento nominativo o fonético de la misma, sino en virtud de su preponderancia dentro del conjunto”. Añade además que “la expresión LIGHT proviene del idioma inglés y significa, entre otras acepciones, de bajo contenido calórico (The Oxford Spanish Dictionary), término que es usualmente usado en el mercado colombiano y de amplio conocimiento por el público consumidor de alimentos, para indicar dicha característica”. Por tal motivo señala que “según las reglas de comparación marcaria, ... debe entonces prescindirse de tal vocablo al efectuar el cotejo, pues dado su carácter descriptivo no es susceptible de apropiación...”.

   Finalmente, señala la demandante que la sociedad solicitante INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) ha pretendido, en oportunidades anteriores, imitar la marca EL FINÍSIMO a través de varias solicitudes (FINO, Exp. 97 73.340; FINOL, Exp. 98 68.907) “...en detrimento y con grave perjuicio del titular de la marca registrada en Colombia”. En ese sentido, “... la solicitud de FINOLIGHT es una forma más de hacerlo, mediante la agregación de un elemento descriptivo que califica el producto como bajo en contenido calórico...”.

   La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en el artículo 14 literal e) del Decreto 117 de 1994; y en el 65 del Código de Procedimiento Civil.

   2.3 Contestación a la demanda

   2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Sostiene la demandada que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente ... y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones Nº 01881 del 11 de febrero de 1999 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Lloreda S.A., concediendo el registro de la marca “FINOLIGHT” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente a favor de la sociedad Industrias de Aceite S.A. IASA”.

   2.3.2. De Industrias de Aceite S.A. (IASA)

   La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), tercero interesado en el presente proceso, mediante apoderado, solicita “...no acceder a ninguna de las pretensiones de la demanda, pues éstas carecen por completo de fundamento”, y “... por tanto no se proceda a la anulación del acto administrativo de concesión del registro de la marca FINOLIGHT (mixta), ni la posterior cancelación de su certificado de registro”.

   Respecto a las reglas de comparación marcaria, señala IASA que “... las marcas deben analizarse en su conjunto, como un todo, ... cuando el...