PROCESO 29-IP-2003

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 29-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio de las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 ibídem, así como del artículo 150 y del inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “POPS (mixta)”. Actora: sociedad KELLOGG COMPANY. Proceso interno Nº 4879-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 13 de marzo de 2003, relativa a los artículos “58 literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena (sic); y, Arts. 54 y 73 del Reglamento a la Decisión 85”, con motivo del proceso interno Nº 4879-MP.

El auto de 23 de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por el apoderado de la sociedad KELLOGG COMPANY, son demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), el Procurador General del Estado, y la compañía PITTIHELA S.A., ésta última, según el Juez Consultante, interviene como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

La sociedad KELLOGG COMPANY pretende se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, y notificado el 9 de agosto de 1990, emitido por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante el cual se confirma la providencia No. 890475 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 10 de mayo de 1989, manteniéndose en suspenso “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño), hasta que exista un pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto de la oposición a la marca de fábrica ‘JELLO PUDING (sic) POPS’ ”.

En consecuencia, solicita la demandante que se continúe con el trámite de registro de la marca de fábrica “POPS (DISEÑO)”, de propiedad de KELLOGG COMPANY, por no existir una supuesta litis pendencia y porque el trámite no cuenta con oposición alguna, legal y oportunamente presentada.

2) Hechos

De los señalados por el consultante en el oficio No. 235-TDCA-2S, de 12 de marzo de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, se desprende que:

El 29 de octubre de 1987, KELLOGG COMPANY presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud correspondiente para obtener el registro de la marca de fábrica POPS (mixta), destinada a proteger artículos de la clase internacional Nº 30; solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 273, y “conforme manda el segundo inciso del Art. 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció el día 11 de Marzo de 1988”. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Ocho meses después de vencido el plazo para la presentación de oposiciones, la compañía PITTIHELA S.A. solicitó al Director Nacional de Propiedad Industrial, según se desprende de la demanda, que “remita el expediente ‘a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que se resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS y POPS (diseño)’ ”. Mediante providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1998, notificada el día 26 de los mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “dejar en suspenso el trámite de registro de la marca ‘POPS (diseño)’, hasta ‘que el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha resuelva sobre la marca JELLO PUDDING POPS No. 1766, de 24 de Julio de 1985, por existir litis pendencia’ ”.

Remitiéndose a los hechos que corresponden al juicio verbal sumario relativo a la oposición de registro de la marca JELLO PUDDING POPS, señala la actora que “PITTIHELA S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’, ... publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 246, ... para proteger ‘toda clase de helados y postres de diversos sabores. Clase Internacional 30’. En virtud de que KELLOGG COMPANY ... es propietaria de la mundialmente famosa marca de fábrica ‘POPS (diseño)’, registrada en varios países del mundo, presenté oposición al registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’, por su intento de apropiarse de una marca famosa, como es la marca ‘POPS’ de mi mandante, así como de la marca ‘JELL-O’, de propiedad de la compañía norteamericana General Foods Corporation. La oposición que presenté al registro de esa marca de fábrica se fundamenta en la expresa y clara disposición del literal g) del Art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, en que no pueden ser objeto de registro como marcas ‘las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’. Ante la contestación dada por el solicitante a mi oposición y haber mérito para el litigio, el Director Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con la disposición de los Arts. 66 de la Decisión 85, ... ordenó que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito; hecho el sorteo, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha”.

Finalmente, como argumentos fácticos respecto del registro de la marca POPS (mixta), indica la demandante que luego de formulado el reclamo administrativo en contra de la providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1988, el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia N° 890475, “como respuesta a mi pedido de revocatoria de la providencia a que hice referencia, se ratificó en ella”. Posteriormente, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Acuerdo 319 de 11 de julio de 1990, confirmó la providencia N° 890475, ordenando “que se mantenga en suspenso la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS (DISEÑO)’, hasta que ‘exista pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto a la oposición a la marca JELLO PUDING (sic) POPS’ ”.

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad demandante KELLOGG COMPANY, indica que el acto administrativo impugnado “violó el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... porque el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció ocho meses después de que la parte demandada lo hiciera y peor aún que el Director Nacional de Propiedad Industrial dio trámite al mismo, conforme al Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, por lo que dicho funcionario remitió el expediente a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS Y POPS”. Asimismo, indica que la providencia que ordena la suspensión del trámite de registro de la marca POPS (mixta), contraría las disposiciones de los artículos 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y 54 del Reglamento a la Decisión 85; y, que la demanda de oposición presentada por PITTIHELA S.A., debía ser devuelta a su autor de acuerdo con lo que dispone el artículo 154 de la Ley de Régimen Administrativo vigente a esa fecha.

En cuanto a la suspensión del trámite de registro de la marca POPS, la Autoridad Consultante señala que “El actor realiza un análisis de la litis pendencia tomando en cuenta la jurisprudencia ecuatoriana y cita en su favor a varios tratadistas de renombre diciendo que es ‘una excepción dilatoria que puede proponerse en juicio, por hallarse en trámite otro juicio en el que hubiere identidad de personas, acciones y cosas, sometida a conocimiento de la misma u otra jurisdicción’. Mantiene el criterio de que no puede existir jamás la litis pendencia de que habla inexplicablemente el Director Nacional de Propiedad Industrial, porque no hay dos juicios, ya que existe aquél que se tramita ante el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, en el cual se discute la registrabilidad de la marca de fábrica JELLO PUDDING POPS solicitada por PITTIHELA S.A., en virtud de la oposición de registro con la marca POPS (DISEÑO), por ser confundibles. Señala además, que en el trámite administrativo que se ha desarrollado ante el Director Nacional de Propiedad Industrial y ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se trata de una cuestión muy diversa, que consiste en una orden ilegal dada por la autoridad de instancia administrativa de que se suspenda el trámite de registro, concluyendo que solo hay un juicio y por lo tanto no hay identidad de acciones, personas y cosas, porque cada vía-judicial y...