PROCESO 43-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d), eiusdem. Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 21 días del mes de mayo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 22 de abril del año 2003, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 7 de mayo del corriente año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes.

   Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INVERMEC S. A., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A.

   1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

   Pretende la actora que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resolución N° 18289 de septiembre 7 de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y en la resolución N° 14486 de julio 28 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la resolución N° 10487 de mayo 31 de 1999, dentro del expediente administrativo N° 97-73748, que le negó el registro de la marca mixta ACERO DIAMANTE.

   Como consecuencia de la declaratoria de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta “ACERO DIAMANTE” a favor de la sociedad INVERMEC S.A., para identificar metales comunes y sus aleaciones, productos éstos comprendidos en la clase 6ª de la clasificación internacional de Niza[1].

   Sostiene la sociedad demandante que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó el artículo 81, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y aplicó de manera indebida el literal a) del artículo 83 del mismo ordenamiento, al considerar equívocamente que el signo mixto “ACERO DIAMANTE”, es idéntico o semejante, a la marca “CEMENTOS DIAMANTE” registrada a favor de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE.

   En cuanto a los requisitos que debe cumplir la marca para ser registrada, afirma la actora que la marca mixta “ACERO DIAMANTE” es suficientemente distintiva para identificar metales comunes y sus aleaciones, en primer orden, por no ser confundible con ninguna otra, y en segundo, porque dada la naturaleza de los productos no metálicos de la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, que ampara la marca mixta “CEMENTOS DIAMANTE”, no es posible que se presente la confusión en el público consumidor respecto a los productos de esta clase. Sostiene además que la marca en litigio, es susceptible de representación gráfica, por cuanto está compuesta de una parte denominativa y una gráfica que representa la figura de un diamante, que no se asemeja en ninguno de sus aspectos a la marca de la sociedad oponente.

   En tal sentido, señala la demandante que la marca “ACERO DIAMANTE” cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81, de la Decisión 344, y que por tanto, el público consumidor está en capacidad de identificar claramente la eficacia individualizadora que le imponen las expresiones ACERO y CEMENTOS, a cada una de las denominaciones, y en atención, además, a que cada una de las marcas, por tener la naturaleza de ser marcas mixtas, están comprendidas por dos gráficas totalmente diferentes.

   Reitera la sociedad demandante, el aspecto concerniente a la función diferenciadora de la marca “ACERO DIAMANTE”, arguyendo que la misma no presenta riesgo de confusión con la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, toda vez que entre ambas no existe un riesgo de confusión indirecto o directo, ya que quien adquiere “metales comunes y sus aleaciones” no sólo conoce en forma clara la marca que desea adquirir, sino las características de la misma y su fabricante, ya que todos son datos que interesan a él y que son propios de la naturaleza del producto.

   Considera, que si bien es cierto que la expresión DIAMANTE utilizada por ambas marcas, es idéntica, su coexistencia en clases disímiles es aceptada por la Decisión 344 de la Comisión, ya que los productos que cada una de ellas ampara, a pesar, de ubicarse en el mismo círculo comercial, van dirigidas a un público consumidor especializado o técnico, produciendo una distante posibilidad de caer en error o confusión.

   Adicionalmente la actora se refiere a la conexidad competitiva, señalando para ello los criterios elaborados por la Doctrina, y argumentando, entre otras cosas, que en cuanto a los canales de comercialización, los metales comunes y sus aleaciones no guardan similitud alguna con los cementos y concretos; más aún cuando las grandes cadenas o supermercados distribuyen toda clase de bienes, incluyendo otros productos que se comercializan con la marca DIAMANTE. Así mismo, menciona que la relación existente entre los metales comunes y sus aleaciones de la clase 6, y los cementos y concretos de la clase 19 Internacional, no crea conexidad competitiva, por cuanto son productos que cualquier consumidor desprevenido podría identificar claramente sin llegar a confundirse en cuanto al origen empresarial de los mismos.

   Concluye finalmente, que entre ambas marcas, no existe un mismo género de productos al que vayan dirigidas, como tampoco una idéntica finalidad e intercambiabilidad entre sí, que comprueben la existencia de conexidad competitiva, y por ende, la presencia de confundibilidad entre las marcas en conflicto.

   1.3. Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 97- 73748, la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344 garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

   Que ese Organismo expidió válida y legalmente la resolución N° 10487 de 31 de mayo 1999, declarando fundada la observación presentada por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., y negando el registro de la marca “ACERO DIAMANTE”.

   Señala en referencia con los antecedentes jurisprudenciales que para el efecto cita, que una vez efectuado el examen comparativo y sucesivo de la marca “ACERO DIAMANTE” frente a la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, se concluye en forma evidente que entre éstas existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado, ya que reproducen el elemento característico “DIAMANTE”, además de que amparan productos de clases relacionadas.

   1.4. Actuación del Tercero Interesado:

   La sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., interviene en el proceso para oponerse a las pretensiones sustanciales de la demanda, manifestando que no existen diferencias en los aspectos gramaticales, ortográficos y fonéticos, entre las marcas “ACERO DIAMANTE” y...