PROCESO No. 33-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 33-IP-2003

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, y 118, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Raúl Valbuena Sarmiento.

Marca: “ONE STEP UP (mixta)”.

Expediente interno N° 5511.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, catorce de mayo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, 118, inciso segundo, 119 y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de marzo de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, “El 22 de agosto de 1991 Carlos Humberto Candamil Gómez solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ONE STEP UP, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza ...” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrería”); que “Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Raúl Valbuena Sarmiento, por intermedio de apoderado, presentó demanda de observaciones en su contra con base en la marca SPRING STEP, Clase 25, ... así como con el Depósito del nombre comercial SPRING STEP ...”; que “Surtido el trámite de la oposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos ... expidió la Resolución núm. 690 de 21 de enero de 1997, por la cual declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca ONE STEP UP a favor de Carlos Humberto Candamil Gómez para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y que “Inconforme con la decisión antes mencionada el apoderado del actor interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 24167 de 22 de septiembre de 1.997 y 4227 de 19 de noviembre de 1998, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”.

   1.2. Cuestión de derecho

   La parte actora denuncia la violación de las siguientes normas comunitarias: “artículo 81 de la Decisión 344 ... en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la citada decisión”, ya que “la expresión ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE constituye una expresión insuficientemente distintiva, en cuanto que la misma indica una cualidad general que se aplica a los productos y servicios de las diferentes clases del nomenclator internacional, en cuanto que son mejores, están más avanzados o tienen un mejor desarrollo frente a los productos o servicios de la competencia”, y que “... el hecho de que la expresión denominada ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE ... indique una cualidad general en relación con los productos y servicios de las diferentes clases del nomenclator internacional, hace la citada expresión insuficientemente distintiva en cuanto que NO permite diferenciar los productos y servicios de las diferentes personas que concurren al mercado”.

   La actora denuncia igualmente que se incurrió en la violación del artículo 82 de la Decisión 344 por las siguientes razones: en cuanto al literal a “… en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la citada Decisión”, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a “decidir sobre la registrabilidad del signo o expresión ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE si el mismo se encontraba en una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344”; en cuanto al literal d “ ... en concordancia con lo dispuesto por el artículo 95 inciso segundo del Acuerdo de Cartagena (sic)”, pues la Superintendencia de Industria y Comercio “NO tuvo en cuenta que al otorgar la marca ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE ... otorgó un signo o indicación que sirve para designar o describir, datos, características o informaciones, con relación a los productos solicitados con la citada expresión; debido a que la misma da a entender que los productos de la clase 25 que se pretenden identificar con la expresión ONE STEP UP ... son mejores, están más avanzados o tienen mejor desarrollo ...”; y en cuanto al literal h “... en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) ... debido al hecho de que un producto que evoca la idea de que está UN PASO ADELANTE de los demás, sin que ello tenga ocurrencia en la realidad, necesariamente está engañando a los medios comerciales o al público en particular sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

   La actora también denuncia la violación del artículo 83 de la Decisión 344 por las siguientes razones: en cuanto al literal a, la infracción se configuraría porque “existe confundibilidad de tipo fonético o auditivo entre las marcas SPRING STEP y ONE STEP UP … el elemento STEP constituye el elemento final que predomina entre las marcas en conflicto para determinar su confundibilidad, debido a que existe una diferencia mínima en pronunciación entre los elementos STEP y STEP UP … en la marca ONE-STEP-UP (Mixta), el elemento que destaca en el centro de la marca por su pronunciación es la expresión STEP que es idéntico en las marcas SPRING STEP y ONE STEP UP lo cual determina su confundibilidad … existe confundibilidad ortográfica … Si se observa el hecho de que los signos cotejados uno es nominativo y que se refiere a la marca SPRING STEP Clase 25 y otro es mixto y que hace relación al signo ONE-STEP-UP … el elemento de confundibilidad se refiere al elemento STEP que destaca en ambas marcas … claramente se concluye que la confusión de tipo gráfico o visual se da entre las marcas en conflicto desde el punto de vista nominativo o denominativo … queda demostrado que en el citado caso se presenta confusión de tipo gráfico o visual entre las marcas en conflicto, debido a que el elemento ONE que significa UNO (1) y que es ampliamente conocido en Colombia por su sentido conceptual, NO da mayor distintividad al conjunto de la marca ONE STEP UP (Mixta) frente a la marca SPRING STEP donde destaca el elemento STEP”; en cuanto al literal b, la infracción se configuraría porque “… son confundibles las expresiones SPRING STEP y ONE STEP UP … si la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, tenía conocimiento que la expresión SPRING STEP estaba depositada como nombre comercial … también debió negar la marca ONE STEP UP (Mixta) Clase 25 … Debido a que las actividades que se amparan con el nombre comercial SPRING STEP tienen una directa relación con los productos que se pretenden amparar con el signo o expresión denominado ONE STEP UP (Mixto)”. Que se violaron los literales d y e del antes dicho artículo “debido a la gran difusión que tiene la marca SPRING STEP en Colombia lo que hace relación al ramo de calzado, no solo en el comercio sino también a través de la publicidad, lo anterior da a la marca SPRING STEP la calidad de notoria, lo que hubiera permitido a la Administración negar la marca ONE STEP UP ...”; y en cuanto a los literales d y e, la violación se configuraría porque la Superintendencia de Industria y Comercio “desconoció que la marca objeto de la Demanda es una marca notoriamente conocida”.

   La actora denuncia finalmente la violación de los artículos 118,119 y 120 de la Decisión 344 “... en concordancia con el artículo 95 inciso segundo de la citada Decisión”. A su juicio, se infringieron los citados artículos 118, inciso segundo, y 119 “en el sentido de que independientemente de que la citada expresión NO tenga significado alguno para la mayoría de los consumidores que demandan, el signo ONE STEP UP, el mismo más que una marca constituye un lema comercial debido a que la citada expresión significa ‘UN PASO ADELANTE’ … en éste caso NO existe marca con la cual será usado el lema comercial”; y se infringió el artículo 120 “en cuanto que la expresión ONE-STEP-UP (Mixta) Clase 25 y que constituye lema comercial y debido a la confundibilidad que presenta con la marca SPRING STEP Clase 25 … hace alusión a una marca similar y confundible con ella”.

2. Contestación a la demanda

   Según el consultante, “... el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”. En su escrito de contestación, la citada Superintendencia de Industria y Comercio especifica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘ONE STEP UP’ (mixta) clase 25 y las marca (sic) registrada SPRING STEP, se concluye que no existen semejanzas gráficos...