PROCESO 24-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 24-IP-2003

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 y artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Marca: MISKY. Actor: ARCOR S.A.I.C. Proceso interno Nº 7022.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 7022.

El auto de treinta de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C., es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y como tercero interesado interviene la sociedad COLOMBINA S.A.

La actora sociedad ARCOR S.A.I.C. plantea se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

( N° 7138 de 19 de marzo de 1996, por la que, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29.

( Nº 02321 de 31 de enero de 1997, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto por ARCOR S.A.I.C. contra la Resolución Nº 7138, confirmando la misma.

( Nº 27209 de 30 de octubre de 2000, por la que, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 7138, confirmando la misma.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca MISKY clase 29 internacional solicitada.

1) Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0326 de 14 de enero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La sociedad ARCOR S.A.I.C. en fecha 11 de agosto de 1993, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca MISKY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 392 de 10 de diciembre de 1993. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

La sociedad COLOMBINA presentó observaciones al registro de la marca MISKY por ser titular de las marcas MIKY, MIKYS y MINTI que distinguen productos de la Clase 29.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 7138 de 19 de marzo de 1996, mediante la cual declaró fundada la oposición (sic) formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29.

Contra dicha Resolución, la sociedad ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 02321 de 31 de enero de 1997, confirmando la Resolución impugnada.

Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 27209 de 30 de octubre de 2000, confirmando nuevamente la Resolución impugnada, y en consecuencia negando el registro de la marca MISKY.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

ARCOR S.A.I.C., sostiene que los actos acusados son ilegales, puesto que violan por su indebida aplicación el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Indica que “el error de la administración consistió en concluir que la marca solicitada a registro ... consiste en un signo confundiblemente semejante a las marcas registradas por la sociedad COLOMBINA S.A. .... que el presente asunto se reduce a determinar la confundibilidad entre las marcas MISKY solicitada ... y MILKY y MIKYS de la sociedad observadora” , luego dice que no se analizará la confundibilidad con la marca MINTI “toda vez que la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial ... estableció que entre las marcas MISKY solicitada y MINTI no existe riesgo de confusión, al afirmar textualmente lo siguiente: ‘Por el contrario, frente a la marca MINTI, a pesar de compartir tres de las letras que las conforman, al tener un pronunciación tan diferente las letras intermedias SK y NT, son perfectamente diferenciables entre sí’”.

Manifiesta que la marca MISKY no se encuentra en esta causal de irregistrabilidad por lo siguiente:

Respecto a la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS de la sociedad COLOMBINA S.A., la actora sostiene, que las marcas MIKY y MIKYS contienen elementos genéricos o de uso común y que fueron registradas teniendo en cuenta el conjunto marcario que las conforman. “Esta afirmación se basa en el hecho que la palabra MILKY, simplificada y puesta en plural dentro de las marcas registradas, es una expresión genérica o de uso común para distinguir productos de las clases 29 y 30. La expresión MILKY es un término común para designar productos o confites elaborados a base de leche, y es así que coexisten dentro de dichas clases 29 y 30, por lo menos 4 registros marcarios que contienen la misma expresión MILKY”.

Continúa diciendo que “las marcas de la sociedad COLOMBINA S.A. son simplemente una abreviación de la expresión MILKY (MIKY) o el plural de la misma (MIKYS) ... la expresión MILKY en inglés al ser pronunciada rápidamente tal y como en general se hace, suena fonéticamente como MIKY. Son por lo tanto ambas marcas registradas unas marcas débiles cuya protección no puede versar sobre la parte del signo que es considerada como genérica. Es decir que la sociedad COLOMBINA S.A. solo (sic) tendrá un derecho de exclusividad sobre la expresión total MIKY y no frente a signos similares cuya similitud este basada en la participación de la misma expresión genérica acompañada de elementos que le otorguen distintividad”.

Indica que el registro de un signo “no da lugar a derechos de exclusividad sobre las designaciones necesarias o genéricas que lo componen la (sic) cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por terceros”.

Sostiene que la marca MISKY es registrable y distinguible, que no puede impedirse su registro sobre la base del registro de una marca cuyos elementos similares con el signo solicitado son genéricos y de uso común dentro de la clase de productos que distingue.

Sobre el signo solicitado a registro, indica que MISKY si bien incluye elementos de la expresión MILKY de uso común, no se confunde con ésta y es un signo registrable. “La inclusión de la letra S en la terminación de la primera sílaba, le da un carácter diferenciador, por cuanto cambia radicalmente su pronunciación. Por el contrario en las marcas registradas MIKY y MIKYS dicha diferenciación no es tan clara y podrían hasta confundirse con la expresión genérica MILKY (S), desde el punto de vista fonético”.

Sostiene que “la expresión MISKY no trae en la mente del consumidor la idea de lácteo como se deriva de la expresión inglesa MILKY sino que configura un término caprichoso y distintivo... por lo tanto la expresión solicitada no debe hallarse confundible con las expresiones MIKY y MIKYS por cuanto son marcas débiles cuyo elemento distintivo no conlleva a confusión con el conjunto que forma la marca solicitada MISKY, expresión caprichosa y distintiva como un todo”.

La actora al referirse a la prueba de la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS dice: “...es evidente que las marcas registradas MIKY y MIKYS al comprender casi totalmente la expresión de uso común MILKY, son marcas de carácter débil y su debilidad radica en la imposibilidad de adquirir exclusividad sobre dichos elementos de uso común que las componen”...” la marca solicitada MISKY constituye una unidad fonética novedosa, y distintiva con respecto las (sic) las marcas registradas en su conjunto, teniendo en cuenta que no debe darse preponderancia en el cotejo a los elementos de uso común, bien puede concluirse que la marca solicitada es distinguible y registrable frente a las marcas registradas y que por tanto no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 lit. a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Finalmente indica que, “habiendo quedado establecido que para efectuar la comparación entre la marca solicitada y las marcas registradas debe aplicarse un criterio benevolente teniendo en cuenta la debilidad comprobada de las segundas, deberá concluirse que entre las marcas cotejadas no existe posibilidad de confusión, pues conforman estas conjuntos marcarios distinguibles entre si, con unidades fonéticas y conceptuales perfectamente diferenciables”, no corresponde aplicar la causal de irregistrabilidad mencionada.

d) Fundamentos...