PROCESO 19-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 19-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: LAFAYETTE. Actor: FÁBRICA LAFAYETTE S.A. Proceso interno Nº 2680-96-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 27 de febrero de 2003, sobre los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2680-96-MP.

El auto de 19 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por el apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

La FÁBRICA LAFAYETTE S.A. a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, plantea la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 0947622 de 8 de enero de 1996, mediante la cual el Director de Propiedad Industrial, negó el registro del signo distintivo LAFAYETTE para productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

2) Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio Nº 180-TDCA-2S de 24 de febrero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La FÁBRICA LAFAYETTE S.A., el 25 de noviembre de 1993, presentó solicitud de registro de la marca LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 349 de febrero de 1995.

La sociedad SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, presentó observaciones al registro de la marca LAFAYETTE, mediante Oficio Nº 0940269 de 29 de septiembre de 1994, el mismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificó a la parte solicitante del registro.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, por Resolución Nº 0947622 de 8 de enero de 1996, rechaza el registro de la marca de producto LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza y ordena el archivo del expediente.

La sociedad Actora a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, pretende la nulidad de la Resolución administrativa Nº 0947622 de 8 de enero de 1996 y se ordene la continuación del trámite de registro.

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

El apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la referida Resolución expedida por el Director de Propiedad Industrial, en los siguientes términos:

Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta el hecho de que existe a favor de FÁBRICA LAFAYETTE, “el derecho de anticipación en el Ecuador debido a que la actora (sic) no tiene registrada ni solicitada la marca de producto en la cual fundamenta su oposición”. Arguye que tampoco se tomó en cuenta el hecho de que la actora, “tiene registrada en su favor la marca LAFAYETTE en Colombia, desde hace más de cincuenta años, y la marca LAFAYETTE....se renovó....en Febrero 8 de 1992...con vigencia hasta Febrero 8 del 2002....”

Observa que “para expedir la Resolución impugnada, el Director Nacional de Propiedad Industrial tomó en cuenta como elementos de juicio, la falta de novedad y suficiente distintividad, supuesta contravención que se encuentra contenida en el Art. 83 literal e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena....”.

Al respecto la actora señala que: “es importante tomar en cuenta que es la marca registrada en Colombia, LAFAYETTE, de propiedad de mi representada, la marca sumamente (sic) notoria en Colombia y en la subregión andina, debido a la calidad de los productos, y su amplia distribución, en el público consumidor ha brindado su reconocimiento y aceptación a la marca LAFAYETTE....FABRICA LAFAYETTE S.A., es una empresa de mucha importancia y reconocimiento no solo en el (sic) COLOMBIA, sino a nivel de la subregión, caracterizándose todos estos años por la calidad de sus productos y la enorme publicidad realizada a lo largo de este tiempo en el mercado colombiano, ecuatoriano y subregional andino”.

Argumenta, que el público consumidor tiene identificada la marca LAFAYETTE, con su FÁBRICA LAFAYETTE siendo reconocida como el producto de mejor calidad en el mercado colombiano, y en el de la subregión, por todo esto arguye “que la marca LAFAYETTE, de propiedad de FÁBRICA LAFAYETTE, es merecedora del calificativo de marca NOTORIA. Su notoriedad es ampliamente reconocida en el ámbito del comercio de artículos comprendidos en la Clase Internacional Nº 24”.

Manifiesta que tal como ha indicado la jurisprudencia del Tribunal, debe demostrarse la notoriedad en el país donde la marca está registrada y no donde se presenta la observación o acción de cancelación, y que “por el contrario la compañía demandada no puede afirmar que su marca se encuentre registrada en el Ecuador, por lo dicho no se trata de una marca desconocida en el país, sin que se pueda considerarla notoria”.

Sostiene también que la marca LAFAYETTE de propiedad de la FÁBRICA LAFAYETTE ha probado dentro del término correspondiente, que su marca cumple con todos los requisitos para gozar de carácter de notoria, esto es la extensión de su conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y la publicidad y promoción, antigüedad de la marca y su uso constante.

Finalmente solicita que se anule la Resolución impugnada en lo relativo a la denegación del registro del signo distintivo LAFAYETTE y se ordene la continuación del trámite de registro de dicha marca.

4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Jefe del Departamento de Defensa de la Procuraduría General del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de citación al tercero beneficiario de la Resolución impugnada; (iv) ilegitimidad de personería pasiva pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias, en la demanda debió citarse al titular de esa Secretaría; (v) improcedencia de la demanda por no existir ninguna de las causales de nulidad prevista en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda manifestando: (i) niega los fundamentos de hecho y derecho (sic) contenidos en la demanda objeto de la presente causa; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones; (iv) que se tenga al expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales como prueba a favor del IEPI; (v) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal...