PROCESO No. 18-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 18-IP-2003

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344. Actor: ARCOR S.A.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). Proceso Interno Nº 6004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los siete días del mes de mayo de dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 0227, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6004. Oficio recibido el 13 de febrero de 2003;

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados por el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La parte actora es la sociedad ARCOR S.A.I.C., la que actúa mediante apoderado.

   La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad COLOMBINA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1 Hechos

   El 11 de agosto de 1993, la sociedad ARCOR S.A.I.C., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

   Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, las sociedades Industrias Alimenticias Noel S.A. y COLOMBINA S.A. presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas BONN y BON APETIT, Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles) y BON BON BUM, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, concedidos con anterioridad.

   Mediante Resolución No. 7135 de 19 de marzo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca “BON O BON” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad ARCOR S.A.I.C. pues “existía confusión con los productos que amparaban la marca de COLOMBINA S.A.”.

   Contra la referida Resolución N° 7135, ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución No. 002355 de 31 de enero de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la decisión contenida en la Resolución No. 7135. Posteriormente, mediante Resolución Nº 16657 de 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 7135, y declaró agotada la vía gubernativa.

   2.2 Fundamentos de la demanda

   La sociedad ARCOR S.A.I.C. –demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 7135, 002355 y 16657. Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 30 solicitada.

   La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.

   Señala la demandante que hubo una aplicación indebida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y que ello “consistió en concluir que la marca solicitada a registro por parte de [su] representada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca BON BON BUM registrada por la sociedad COLOMBINA S.A. (...)”.

   Añade a continuación la demandante que “La marca solicitada a registro es una marca compuesta por dos elementos denominativos separados por una letra O mayúscula, la cual sin duda le imprime distintividad al conjunto solicitado ya que su composición morfológica difiere de la marca base de la negativa –BON BON BUM– que no solo está conformada por tres sílabas, sino que tiene un elemento gráfico característico los cuales considerados en su conjunto son ampliamente conocidos por el público consumidor, razón por la cual este sería difícilmente engañado”.

   Asimismo, indica la demandante que “No basta que dos expresiones compartan una misma raíz para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas, en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en el radical BON, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto a la otra”; en este sentido, añade que “En el presente caso está más que probado que las marcas BON O BON y BON BON BUM no son confundibles pues no son ni fonética ni gráficamente similares, además de que no guardan un mismo significado conceptual, por tratarse de expresiones de fantasía”.

   2.3 Contestación a la demanda

   2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Sostiene la demandada que “... de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente ... y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 7135 del 19 de marzo de 1996 negando el registro de la marca nominativa “BON O BON” para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Arcor S.A.I.C”.

   Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “BON O BON” (solicitada), frente a la marca “BON BON BUM”, para la clase 30, a favor de Colombina S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen. Si se aprecian las marcas “BON O BON”, y “BON BON BUM” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las...