PROCESO 13-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: XTEP (mixta). Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno Nº 6418.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6418.

El auto de 26 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene como tercero interesado el señor Raúl Valbuena Sarmiento.

La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. plantea se declare la nulidad de la siguiente Resolución:

● N° 04831 de 29 de febrero de 2000, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, decide un recurso de apelación, declarando infundada la observación formulada por la parte actora contra la solicitud de la marca XTEP (mixta) y concede el registro de dicha marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre del señor Raúl Valbuena Sarmiento.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se declare fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y se niegue el registro de la marca XTEP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la cancelación del registro de la marca XTEP (mixta).

2) Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio Nº 3012 de 9 de diciembre de 2002, y complementados con los documentos incluidos en los anexos, que se refieren:

El señor Raúl Valbuena Sarmiento, solicitó el registro de la marca mixta XTEP para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 462 de 1 de julio de 1998.

La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A. presentó observaciones contra el registro de la marca XTEP por ser titular de la marca STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería) y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a actividades propias de las citadas clases de productos.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 08032 de 30 de abril de 1999, mediante la cual declaró fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y negó el registro de la marca XTEP.

Contra dicha Resolución, el representante del señor Raúl Valbuena Sarmiento interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 25060 de 26 de noviembre de 1999, confirmando la Resolución impugnada.

Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 04831 de 29 de febrero de 2000, revocando las Resoluciones Nºs. 08032 de 30 de abril de 1999 y 25060 de 30 de abril de 1999, declarando infundada la observación presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A., y en consecuencia, concediendo el registro de la marca XTEP (mixta).

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

MANUFACTURAS STOP S.A. sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca XTEP (mixta) carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 25.

Indica que el signo XTEP es esencialmente confundible con el signo STOP, registrado tanto en forma nominativa como en forma mixta, para la misma clase de productos. Además que el signo STOP se encuentra registrado como nombre comercial a favor de MANUFACTURAS STOP S.A. por lo que el signo XTEP no es idóneo, por carecer de distintividad suficiente.

También indica que se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 83 literal a) ya que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 08032 determinó equivocadamente que la marca XTEP no era confundible ni gráfica ni fonéticamente con la marca STOP. Asimismo indica que la irregistrabilidad de una marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión en cualquiera de sus aspectos: visual, ortográfico, auditivo o ideológico.

Al respecto argumenta que “aunque gráficamente, la primera sílaba no es idéntica, si lo es desde el punto de vista fonético, ya que la pronunciación, por ceseo de la letra “S” inicial en la palabra STOP, en idioma español es “ES” y la pronunciación por ceseo de la letra “X” en la palabra XTEP es igualmente “ES””, por lo que la probabilidad de confusión es más que evidente por sus confundibles semejanzas fonéticas.

Arguye también que se violaron los artículos 93 y 95 de la misma Decisión en concordancia con los artículos 83 literal b) y 128, toda vez que al estudiar el recurso de apelación en lo relacionado con las observaciones y la registrabilidad de la marca XTEP (mixta), el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió que la precitada marca no era confundible con la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a la explotación de actividades propias de las de los productos comprendidos en las clases 24 y 25.

Señala, además, que de acuerdo al artículo 128 de la Decisión 344 a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables “las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas”.

Sostiene que “en el presente caso la marca XTEP (mixta) cuya anulación se pretende, consiste en un signo casi idéntico a la enseña comercial STOP, que se encuentra debidamente protegido para identificar establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios (productos comprendidos en la clase 25), dentro del cual fue concedido el registro de la marca XTEP”.

Igualmente dice que se violaron los artículos 83 literales a) y b), 102 y 128 por falta de aplicación, por cuanto el acto administrativo demandado no garantiza el derecho al uso exclusivo sobre las marcas y la enseña comercial STOP, derechos adquiridos con arreglo a leyes preexistentes y que mal podrían ser desconocidos por actos administrativos posteriores.

4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

Con la expedición de la Resolución Nº 04831 de 29 de febrero de 2000, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que: “el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 04831 del 30 de abril de 1999 declarando fundada (sic) la observación presentada por MANUFACTURAS STOP S.A. y concediendo el registro de la marca STEP para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 a favor del señor Raúl Valbuena Sarmiento”.

Argumenta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “XTEP” (mixta) clase 25 y STOP clases 24 y 25, se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor”.

Sostiene que la marca XTEP (mixta) “cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos (sic) los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente, manifiesta que “la resolución acusada proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas...”.

El señor Jaime Eduardo Delgado Villegas, como apoderado del señor Raúl Valbuena Sarmiento contesta a la demanda en los siguientes términos:

Contradice lo afirmado por la parte actora, indicando que el signo XTEP (mixto), no sólo cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo ni se refiere a un objeto o servicio determinado, sino también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, tanto por ser individual y singular, como porque comparado en su conjunto no presenta similitudes que hagan confundible...