PROCESO 44-IP-2002

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 44-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 81, 82 literales d) y e), 83 literal e), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 135 literales e) y c), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito. Proceso Interno Nº 4250-C.S.A. Actor: INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: “BELMONT EXTRA SUAVE”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio No. 367-TCA-DQ-2S-4250 CSA del 15 de abril de 2002, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador con motivo del Proceso Interno N° 4250/CSA, que fue recibida en este Tribunal el 9 de mayo de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 d el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de junio de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación se deducen:

  1. Las partes

    Las actoras son las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, que intervienen mediante apoderado.

    Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.

    Las demandantes señalan como coadyuvantes de los demandados a las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA)

  2. Determinación de los hechos relevantes

    2.1. Hechos

    INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., el 12 de febrero de 1993, solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), registro que se basa en la marca registrada venezolana número 79.508-F de 14 de julio de 1975, cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, y a la que se opusieron las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA).

    Mediante Resolución N° 0959905 expedida el 15 de julio de 1997, dentro del Expediente N° 37103/93, el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, admite las oposiciones interpuestas y deniega la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta).

    2.2. Fundamentos de la demanda

    Las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED –demandantes en el presente proceso-, mediante apoderado, pretenden que se declare la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se niega el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas).

    Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0959905 de 15 de julio de 1997, expedida por el Director de Propiedad Industrial, mediante la cual rechaza la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), y del Oficio No. 1973295 del 30 de septiembre de 1997 del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, relacionado con los recursos de revisión y revocatoria. Indica que la Resolución del Director de Propiedad Industrial es totalmente apartada de la ley, al negar su derecho legítimo a registrar la marca citada.

    Las sociedades actoras sostienen que basaron su solicitud de registro de la marca, antes mencionada, en la marca registrada venezolana cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, con fundamento en que es una marca venezolana con más de diez años de antigüedad. A dicha solicitud de registro se han opuesto las Industrias Tabacaleras TANASA e ITABSA, que lograron la denegatoria de la inscripción de la marca solicitada por las demandantes.

    Expresan las actoras que también ha sido denegada la solicitud propuesta, respecto a la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE, argumentando la autoridad competente que la misma está en pleno uso, sin que conste que esa marca esté siendo utilizada, según lo manifiestan, tanto más cuando las propias demandantes así como terceros utilizan los términos genéricos “extra suave”.

    Manifiestan las demandantes, que el Director de Propiedad Industrial al verificar que la observante es la legítima propietaria en el Ecuador de la marca de fábrica EL EXTRA SUAVE, olvida que las demandantes son propietarias de la marca ES (etiqueta en color), que contiene las palabras EXTRA SUAVE como parte integrante de la misma, y en caso de que no se acepten esas palabras, éstas al ser descriptivas cualquier persona podría utilizarlas, y además ha dictaminado que existen semejanzas determinantes que inducirán a confusión al público consumidor.

    Por otra parte, expresan que la única excepción para negar un registro preferente, a la luz de la Quinta Disposición Transitoria de la Decisión 313, es que las marcas sean “idénticas”, y no “semejantes” como ha subrayado la autoridad competente, favoreciendo de esta manera el monopolio del cigarrillo en el Ecuador. Tampoco estudia el Director de Propiedad Industrial, en su providencia, el derecho de prioridad, tergiversando la ley y desconociendo sus derechos para favorecer a la empresa que domina el mercado de cigarrillos.

    Finalmente resalta el hecho que en el Ecuador también son propietarias de la marca BELMONT bajo el registro 2015 de 1976.

    2.3. La contestación a la demanda

    2.3.1. Del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en representación de los demandados

    En la contestación a la demanda formulada por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y Delegado del Procurador General del Estado, en representación del Procurador General del Estado, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y del Director Nacional de la Propiedad Industrial, éste sostiene que “... se dignarán en la sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, temeraria e injurídica demanda propuesta por la actora”.

    2.3.2. De las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., en calidad de terceros interesados.

    Las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC, se oponen a las pretensiones de las demandantes, negando: (i) que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar la Resolución No. 0959905 del 15 de julio de 1997, (ii) que la resolución citada no haya sido debidamente motivada; (iii) el derecho de las actoras para solicitar la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE; (iv) el derecho de las demandantes para solicitar el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, además de rechazar todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada.

    Indican que la Disposición Transitoria Quinta no impide que un tercero haga valer sus derechos a fin de oponerse al registro de una marca similar o idéntica a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, de modo tal que puedan inducir a error o confusión sobre la procedencia de los mismos. Tabacalera Andina S.A., (TANASA) es titular del registro de la marca EL EXTRA SUAVE (Reg. No. 1034/76) e Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas (ITABSA) fue titular de las marcas BELMONT (Reg. No. 532/63) y BELMONT más DISEÑO (Reg. No. 2689/88) que actualmente son de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., todas ellas inscritas en la misma clase internacional, por consiguiente Inversiones Plurimarcas S.A., no tiene el derecho preferente sobre estas marcas.

    Observan que la denominación BELMONT EXTRA SUAVE no es suficientemente distintiva de las marcas ya registradas puesto que no hay diferencias, son idénticas, por lo que son confundibles a primera vista, añade además que “esta indiscutible identidad junto al hecho de que los productos son de la misma clase internacional que los protegidos por las marcas registradas, determinarían que el registro y consecuentemente uso del signo solicitado, induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de las compañías...”.

    Alegan que la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE es improcedente, puesto que la Decisión 344 tiene vigencia a partir del 1 de enero de 1994, y que el artículo 108 de la Decisión citada sólo tiene aplicación para las marcas que a partir de esa fecha no hayan sido usadas sin motivo justificado.

    Finalmente expresan que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha aplicado correctamente en su resolución la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión, así como los artículos 71 y 73 de esa misma Decisión y los artículos 81 y 83 de la Decisión 344.

    CONSIDERANDO:

    Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

    Que la solicitud de interpretación prejudicial se...

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