PROCESO No. 10-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 10-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344. Actor: Sociedad PAUL HARTMANN AG Marca: HYDROCOLL (nominativa). Proceso Interno Nº 6633.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2989, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6633. Oficio recibido el 16 de enero de 2003

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La parte actora es la sociedad PAUL HARTMANN AG, la que actúa mediante apoderado.

   La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad ITAL QUIMICA LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1 Hechos

   La sociedad PAUL HARTMANN AG solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca mixta HYDROCOLL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas).

   Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, no se presentaron observaciones de terceros.

   Mediante Resolución No. 20582 de 30 de septiembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca HYDROCOLL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad PAUL HARTMANN AG debido a que el referido signo era confundible con la marca HYDROCON (nominativa) clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la sociedad ITAL QUÍMICA LTDA.

   La sociedad PAUL HARTMANN AG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

   Mediante Resolución No. 26918 de 13 de diciembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20582. Posteriormente, mediante Resolución Nº 09292 de 28 de abril de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la citada Resolución No. 20582, y declaró agotada la vía gubernativa.

   2.2 Fundamentos de la demanda

   La sociedad PAUL HARTMANN AG –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 20582, No. 26918 y No. 09292.

   Asimismo, pretende que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir exclusivamente: “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”.

   Señala la demandante que el 29 de marzo de 1999 solicitó el registro de marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   La demandante añade además que no existe confusión entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON dadas “las diferencias existentes entre los productos para los cuales se destina una y otra marca”. Asimismo, añade la demandante que “... no existen semejanzas entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto a las partículas COLL y CON, debido a que la partícula HYDRO es conocida dentro del mundo farmacéutico como el equivalente a AGUA”.

   Indica la demandante que “... el cotejo o comparación entre las marcas denominativas y la aplicación de las reglas que puedan darse para ese proceso subjetivo de determinación de riesgo confusión, depende de la clase o tipo de marcas”, por tal motivo señala que en el presente caso, al tratarse de marcas farmacéuticas que “... comparten el radical o prefijo HYDRO, que como se advirtió es de uso común y no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de ellas, es decir, COLL, de HYDROCOLL, y CON, de HYDROCON”.

   La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2.3 Contestación a la demanda

   2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Sostiene la demandada que “.... de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente ... y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 20582 del 30 de septiembre de 1999 negando el registro de la marca nominativa “HYDROCOLL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Paúl Hartmann AG”.

   Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca nominativa “HYDROCOLL” (solicitada), frente a la marca HYDROCON, para la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, registrada a favor de la sociedad Ital-Química Ltda., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta y la marca previamente registrada HYDROCON en los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial (...) Es importante agregar que no es viable el registro de la marca solicitada, no solo por la similitud ortográfica y fonética sino también porque, la marca HYDROCOLL comprende productos específicos de la clase 5 internacional que a su vez, se encuadran dentro de la misma cobertura de los productos de la marca HYDROCON”.

   2.3.2. De Ital Química Ltda.

   En el escrito presentado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano consultante en el presente caso, no se anexa el escrito presentado por la sociedad ITAL QUIMICA LTDA., tercero interesado dentro de este proceso.

   Sin embargo, señala el juez consultante que “Ital Química Ltda. considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al comprobar que la marca HYDROCOLL es similar desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad HYDROCON, para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, aplicó correctamente los artículos 81 y 83 literal a) [de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena], negando el registro de la marca a la sociedad PAUL HARTMANN AG, porque de lo contrario se habría inducido al consumidor en error, puesto que es claro que las marcas en conflicto distinguen exactamente los mismos productos”.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es...