PROCESO 21-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 21-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “CIRCADIN”. Proceso interno N° 6985-AI.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de abril del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de marzo del año 2003 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, el Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado la compañía NEURIM PHARMACEUTICALS LTD.

   1.2 Acto demandado.

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 974512, de 23 de noviembre de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por medio de la cual se rechaza la observación presentada por la actora y se concede el registro de la marca “CIRCADIN”, destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   1.3 Hechos relevantes.

   Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

1. El 10 de diciembre de 1997, la sociedad NEURIM PHARMACEUTICALS LTD. presentó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, solicitud para obtener registro de la denominación “CIRCADIN” como marca de fábrica, para distinguir “Productos para el tratamiento del insomnio”, comprendidos en la clase internacional Nº 5. [1]

2. A la solicitud en referencia le fue asignado el trámite Nº 81522 y, su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 392, Pág. 65, del mes de septiembre de 1997.

3. El 27 de octubre de 1998, luego de publicado dicho extracto y, dentro del término legal establecido, fue formulada observación al registro por parte de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, argumentando ser propietaria de la marca “CITARIN”, inscrita en el Ecuador el 12 de septiembre de 1954, con el Nº 499, para amparar “Productos farmacéuticos, químicos y biológicos, para la medicina humana y veterinaria”, comprendidos también en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 23 de noviembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Nº 974512, rechazó la demanda de observación presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y, ordenó el registro de la marca solicitada “CITARIN”.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderado presenta demanda de nulidad contra la referida Resolución Nº 974512, que otorgó el registro de la marca “CIRCADIN” en favor de la compañía Neurim Pharmaceuticals Ltd., aduciendo haber formulado observación a la respectiva solicitud, por considerar que esa denominación es muy similar a la marca CITARIN de su propiedad, destinada a proteger los productos de la misma clase.

   Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial violó artículos expresos de la Decisión 344, pues la marca solicitada para registro no satisface los requisitos establecidos por ese Régimen Común.

   Argumenta, además, que “el cotejo de los signos, en materia de productos farmacéuticos, debe hacérselo de una forma más rigurosa, debido al riesgo de confusión y, consecuentemente, por el peligro evidente que existe para la salud de los consumidores”.

   En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 8-IP-95,16-IP-96, 27-IP-96 y 13-IP-97.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) da contestación a la demanda, alegando “negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, conformidad de la resolución impugnada con la legislación andina y nacional.”

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda, oponiendo como excepciones la negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho; sostiene que por mandato de la norma comunitaria, el Organismo al que representa es competente para efectuar el examen de registrabilidad, el cual “fue realizado observando las reglas establecidas para el juicio comparativo y entre las marcas confrontadas existe una carga diferencial que hace posible su coexistencia pacífica en el mercado.”

   La Procuraduría General del Estado no contesta la demanda.

   d) Tercero interesado

   La empresa NEURIM PHARMACEUTICALS LTD., domiciliada en TEL AVIV, Israel, por medio de apoderado y en calidad de tercer interesado, contesta la demanda formulando las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho.

2. Falta de legítimo interés.

3. Falta de derecho del accionante, e improcedencia de la acción.

   Adicionalmente sostiene que “CIRCADIN es registrable, pues es suficientemente distintiva y de representación gráfica. Que ambas marcas CIRCADIN y CITARIN han coexistido y prueba de ello es el registro obtenido por ambas en Alemania”.

   Asevera que su marca CIRCADIN tiene notoriedad respecto de otras marcas farmacéuticas y que además se encuentra registrada en todo el mundo. Destaca que su ámbito de protección se encuentra restringido a única y exclusivamente “productos para tratamiento del insomnio”, con el objeto de proteger al consumidor y acabar con cualquier mínima posibilidad de confusión.

   Señala finalmente, que la resolución impugnada es suficientemente motivada, por lo cual solicita que la demanda propuesta sea rechazada.

   Para reforzar sus argumentos hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como: 1-IP-87, 2-IP-95, 9-IP-98 y 1-IP-99.

   Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS

   El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio Nº 145-TDCA-1S-AI, de 31 de enero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base, según se manifiesta, en las disposiciones del artículo 32 de la Decisión 472, que codifica el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en las correspondientes al anterior Estatuto del Organismo. No obstante las aludidas imprecisiones, este Tribunal aprecia que el pedido se ajusta a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

   Si bien el pedido hecho ha sido limitado a las referidas normas, este Organo Comunitario, en aplicación de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación, procederá a interpretar además, de oficio, lo establecido por los artículos 81 y 82 literal a)...