PROCESO No. 22-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 22-IP-2003

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal e, eiusdem.

Parte actora: ABSORMEX S.A. de C.V.

Denominación: “SOFT TAILS”.

Expediente interno N° 6240-LYM.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de abril de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Doctor Luis Berrazueta Erazo, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   La actora afirma en su demanda que “ABSORMEX S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca SOFT TAILS para proteger productos de la clase internacional 16”; que “El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 0030692 de 1 de junio de 1999 ... rechazó la solicitud de la marca solicitada (sic) por encontrarse registrada la marca SOFT a nombre de la compañía RIVENSA S.A.”; y que “ABSORMEX S.A. DE C.V. interpuso Recurso de Reposición, en contra de la Resolución 0030692 de 1 de junio de 1999 ... el cual fue negado mediante Resolución 0031365 de 8 de Julio de 1999, notificada el 23 de Julio de 1999” (Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”).

   1.2. Cuestión de derecho

   En su demanda, la actora alega que: “Las Resoluciones del Director Nacional de Propiedad Industrial carecen de fundamento legal, por cuanto la marca solicitada por mi representada no incurre en ninguna de las prohibiciones para registrar una marca establecida en la Ley”; que “La denominación SOFT TAILS no tiene semejanza capaz de producir confusión en el público consumidor, respecto de la marca SOFT, ya que no puede olvidarse que para el análisis de marcas en conflicto deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura en general y no las partes aisladas las unas de las otras, ni los elementos distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas debe atenderse antes que nada a la fonética”; que “... no existe posibilidad de confusión, ya que la palabra SOFT común a las dos denominaciones en conflicto es parte integrante de un conjunto mayor en la marca solicitada por mi representada, lo cual confiere a la denominación solicitada para registro como marca de fábrica distintividad y características peculiares”.

   La actora argumenta además que “... la palabra SOFT es una denominación de uso común en marcas de varias clases internacionales, lo cual se demuestra con la lista adjunta de marcas que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador ha concedido”; que “no puede otorgarse a nadie exclusividad o monopolio sobre el término SOFT, el cual acompañado de la palabra TAILS se convierte en un signo distintivo y susceptible de ser registrado”; que “Si siguiéramos el razonamiento del Director Nacional de Propiedad Industrial, en el sentido de que no puede registrarse la marca SOFT TAILS por encontrarse registrada la marca SOFT, no podrían haberse registrado y coexistido el sinnúmero de marcas que contienen la palabra SOFT y que de hecho se encuentran registradas y coexistiendo en una misma clase internacional. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal e) (sic) dice que no se podrán registrar como marcas los signos que ‘consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate’, lo que quiere decir que si el signo va acompañado de otro elemento, si (sic) es registrable”; por lo que “... la denominación ‘SOFT TAILS’ no es semejante y susceptible de producir confusión con la marca ‘SOFT’ y por lo tanto es suficientemente distintiva para distinguir los productos que se pretenden proteger, es decir, los comprendidos en la clase internacional N° 16”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la decisión adoptada en la Resolución N° 0031365, materia de la impugnación, pues “guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   2.2. Según el consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial también contestó la demanda “a) Negando pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda …”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en el artículo 83, literales a y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

   Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

   Que, una vez examinada la aplicabilidad de las...