PROCESO 20-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 20-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a), 83, literal a); 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem. Actor: MERCK & CO. INC. Marca: IVERMIC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, por intermedio de su Presidente, Doctor Luis Berrazueta Erazo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 6 de marzo del año 2003, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 19 de marzo del año en curso.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes.

   Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MERCK & CO. INC., para demandar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, señalando, además, como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A.

   1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

   Pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución N° 0959233 de 21 de mayo de 1997, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por la sociedad MERCK & CO. INC., contra el registro de la marca “IVERMIC” propiedad de la sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S. A., rechazando las mismas, y en consecuencia concediéndose el registro de tal denominación.

   En razón de lo anterior solicita la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo impugnado, en consideración a que la marca registrada “IVERMIC” destinada a proteger servicios de la clase internacional N° 5[1]; es confundible con la marca “IVOMEC” propiedad de la actora e inscrita originalmente en el Ecuador desde el 15 de agosto de 1980 y renovada por tercera ocasión el 6 de mayo de 1995, para proteger los productos comprendidos en la referida clase internacional N° 5.

   Manifiesta el actor en su líbelo demandatorio, que con fecha 23 de febrero de 1996, presentó observaciones a la solicitud del registro de la denominación “IVERMIC” fundamentado principalmente en el hecho del registro anterior de su marca “IVOMEC”, y en la configuración de las causales prohibitivas de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344.

   Argumenta que el Director Nacional de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo “IVERMIC”, previa desestimación de las observaciones presentadas, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, por no gozar de suficiente distintividad frente al signo “IVOMEC”.

   Sostiene que la semejanza entre las marcas en controversia, induce al público consumidor a error, ya que entre ambas existe confundibilidad no sólo ortográfica, sino también fonética, dado que se observa como la sílaba tónica es muy parecida y se encuentra ubicada en el mismo lugar, en ambos signos, y le acompaña idéntica consonante. Así mismo afirma que el riesgo de confusión entre las marcas es aún mayor, considerando que las dos marcas protegen productos comprendidos en la misma clase internacional.

   Finalmente arguye que la resolución administrativa de concesión de registro de la marca “IVERMIC”, adolece del requisito esencial de la “debida motivación” que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas de un Estado de Derecho, y cuya exigencia la dispone la norma comunitaria cuando consagra la obligación de la Oficina Nacional Competente en materia marcaria de decidir acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, a través de una resolución debidamente motivada.

   1.3. Contestación a la demanda.

   El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, contesta la demanda para solicitar se desestimen las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se rechace en su totalidad el contenido de la misma.

   1.4. Actuación del Tercero Interesado:

   La sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S. A, interviene en el proceso manifestando; que entre el signo “IVERMIC” cuyo registro se controvierte, y la denominación “IVOMEC”, no existen semejanzas que puedan generar riesgo de confusión en el público. Sobre este aspecto señala que en el plano de lo fonético ambos signos son alófonos, toda vez que su vocal tónica no coincide; y que en el plano gráfico tanto una marca como la otra poseen su propia fantasía que sólo en su conjunto pueden ser tanto percibidas como individualizadas.

   Sostiene que “IVOMEC” es un signo débil, particularmente porque es una denominación genérica constituida por prefijos, sufijos o terminaciones -como ocurre con el prefijo IV- de preparados químicos o farmacéuticos, y que en tal sentido la doctrina ha considerado que no pueden ser objeto de uso exclusivo los vocablos que por su carácter genérico pertenecen al acervo cultural de la comunidad, como sucede para denominar elementos químicos o farmacéuticos.

   Finalmente, argumenta que la Resolución por medio de la cual se concede el registro del signo “IVERMIC” para distinguir productos dentro de la Clase Internacional N° 5, se halla debidamente motivada en el numeral segundo de su parte resolutiva cuando señala, que entre las marcas en controversia no existen semejanzas fonético-auditivas, ni gráfico-visuales capaces de inducir a confusión al público consumidor, y dado que además, las denominaciones cotejadas protegen productos que serán expedidos mediante receta médica.

2. CONSIDERANDO:

   2.1. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

   2.2. Normas a ser interpretadas.

   Se interpretarán los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mencionados por el Juez consultante y de oficio se interpretará el artículo 96, parte final, de la misma Decisión. Se precisa que no se realizará interpretación alguna respecto de los artículos 93 y 94, inciso segundo, por cuanto además de no ser pertinentes al caso concreto, el último de ellos es inexistente.

   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los...